浅谈专利侵权诉讼中的现有技术抗辩

胡琳萍　胡建平　刘秋芳

摘要：笔者结合实务中一个经历了无效和侵权诉讼的专利案例，对现有技术抗辩的适用问题进行了探讨。现有技术抗辩是适用单独对比的原则还是结合对比的原则，对现有技术抗辩和无效程序的适用如何把握，在现有技术抗辩中法院是否应该根据无效请求中止审理案件，现有抗辩中对于无效请求的创造性证据如何适用，如何把握现有技术抗辩、无效请求的程序切换和选择，这都是技术法律司法者和从业者需要进一步厘清的问题。

关键词：现有技术抗辩  中止  单独对比  程序适用

一、专利技术现有技术抗辩构成的要件

随着专利侵权案件判赔额度提高的呼声越来越重，专利权人也越来越愿意提起诉讼来维护自己的权利。通常，被控侵权人为了能够胜诉，往往会选择对涉案专利提起无效宣告请求，以便从权利的根源来进行彻底抗辩。但是，专利无效往往耗时耗力而且有时还因为无法获得中止而不能成行。特别是对被控侵权人来说，能够通过不侵权抗辩获得胜诉也是一种值得尝试的方式。但是并不是所有的被控侵权人都能够提出被控侵权物未落入专利权保护范围的有效证据，因而在专利的侵权抗辩中还有另一种例外方式，那就是现有技术抗辩。

现有技术抗辩也称公知技术抗辩。专利法第62条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称最高法解释）、2016年4月1日起施行《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称最高法解释二）的第十四条第一款对现有技术抗辩的适用规定相同，均为：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

由此可知，现有技术抗辩的前提是被控产品与专利的保护范围相同或等同，在不相同也不等同的情况下，通常不能适用现有技术抗辩。

此外，现有技术抗辩指被控产品与一项已经公知的完整技术相比是相同或实质上相同。采用与新颖性判断基本相同的方式，进行单独比对，且应当采用特征比对的方式。

二、案例介绍和分析

1、涉案专利介绍

涉案专利的名称：一种单牙轮钻头，实用新型专利号ZL98219946.5，專利授权公告日：2000年4月26日，专利权人：江钻股份公司。涉案专利权利要求1的内容为：“一种单牙轮钻头，由钻头体（1）、球状牙轮（6）、牙齿、密封件、润滑系统等部分组成，牙齿与钻头以过盈配合形成连接，其特征在于钻头牙轮上连续或间断布置耐磨齿，钻头体（1）上带保径块（2），保径块上布置主动切削保径齿（4）和被动保径齿（3）。”

主要特点是通过在钻头体上设置保径块，在保径块上布置主动切削保径齿和被动保径齿，构成单牙轮钻头的二级保径结构，其中第一级保径由牙轮上间断接触区（G）的保径齿排构成，第二级保径由设置在钻头体上的保径块、主动切削保径齿和被动保径齿三者相结合而构成。提高单牙轮钻头的进尺（钻进速率）、工作寿命和保径效果（钻井质量），这也是评价一个单牙轮钻头性能优劣的三大指标。

根据实用新型专利的审查程序规定，2002年国家知识产权局应请求出具检索报告，报告表明全部权利要求具有新颖性和创造性。

2、被控侵权产品介绍

江西宜春机械厂被控产品4-5/8GD517A型等系列单牙轮钻头的结构为：一种单牙轮钻头，包括有钻头体、球状牙轮、牙齿、密封件和润滑系统等部分，牙齿与钻头以过盈配合相连接，牙轮上布置有聚晶金刚石硬质合金复合齿，钻头体周向布设有四个保径块，在保径块下部布置主动切削保径齿，保径块上部布置有被动保径齿。

3、侵权诉讼情况

通过市场调查和收集相关证据，公证购买被控产品，并对被控产品进行比对和分析，专利权人认定被控产品落入了涉案专利的保护范围，江西宜春机械厂未经许可制造和销售4-5/8GD517A型等系列单牙轮钻头的行为构成专利侵权。

江钻股份公司即原告逐于2003年1月向南昌中院提起专利侵权诉讼，请求法院判令被告停止侵权行为，并赔偿原告的经济损失。

江西宜春机械厂即被告于2003年3月12日向专利复审委员会提出了宣告涉案专利无效的请求，同时向南昌中院提出中止诉讼的请求，南昌中院于2003年3月24日下达了中止诉讼的裁定。

涉案专利的无效程序经过复审委决定和北京中院行政诉讼后，2005年6月20日由北京高院做出了终局判决，维持专利复审委员会的决定，即涉案专利全部权利要求有效。2005年7月南昌中院恢复审理涉案专利的侵权诉讼案。并于2006年1月18日作出驳回原告诉讼请求的判决，理由是将三个证据简单结合所构成的公知技术与被控产品更为接近，因此现有技术抗辩成立，不构成专利侵权。

原告不服上述判决，向江西高院提起上诉，江西高院最后要求双方调解，调解书中被上诉人同意停止生产被控产品并赔偿诉讼费用。

4、专利无效诉讼情况

在收到原告于2003年1月向南昌中院提起的专利侵权诉讼后，江西宜春机械厂即被告于2003年3月12日向专利复审委员会提出了宣告涉案专利无效的请求，无效的主要证据为两个书面证据。无效的理由是涉案专利与2篇对比文件的结合相比没有新颖性。

经口头审理后复审委做出了第5537号无效审查决定，该决定维持权利要求全部有效。决定中对专利的创造性作了分析和论述。认为在提高报警效果的同时提高了单牙轮钻头的进尺（钻进速率）和工作寿命是具有创造性的。

请求人江西宜春机械厂不服复审委的无效审查决定向北京市中级人民法院提起了无效行政诉讼，请求法院撤销复审委作出的无效决定。北京市中级人民法院经开庭审理后作出了撤销复审委第5537号决定的判决，一审法庭的理由为“专利复审委员会以单牙轮钻头与PDC钻头属于不同类型为由，认为证据3和11没有给出涉案专利权利要求1的技术启示，其理由是不充分的”，“现有证据不能证明存在否认上述结合方式的教导和偏见”。

专利权人不服北京市中级人民法院决定向北京市高院提起上诉，请求撤销一审判决，北京高院经审理后作出了撤消北京市第一中级人民法院（2003）一中行初字第854号行政判决。二审判决为终局判决。即涉案专利的有效性得到了最終的确认。

三、涉案专利争议的焦点问题

涉案专利审理时上诉人与被上诉人双方争议的焦点主要集中在以下两点：

其一、专利侵权是否构成，而该问题的争议焦点又在于被控产品的钻头体上是否存在保径块技术特征。

其二、现有技术抗辩能否成立。

根据现有证据和对被控产品的分析，明显可以认定被控产品的钻头体上存在有保径块，被控产品完全落入了涉案专利权利要求的保护范围。基于上述情况带来的威慑，被上诉人或被告才提出现有技术抗辩，但其提出的现有技术抗辩的依据由2～3个现有技术含糊拼凑而成，显然不能成立。一审南昌中院判决以“被告提出的其所使用的技术与公知技术更接近”的含混的理由判定专利侵权不成立明显属于混淆概念。按照单独对比的原则，现有技术抗辩不能成立。因而该案引发了针对现有技术侵权抗辩问题的一系列思考。

四、对现有技术抗辩和诉讼程序的相关问题思考

1、现有技术抗辩的立法宗旨和使用前提

现有技术抗辩本着节约程序和资源原则提出，目的是为了缩短侵权诉讼程序，尽快解决纠纷和争议。由于专利审查的特点，在专利审查过程中，审查员不会也不可能穷尽所有的现有技术用来评价专利申请的新颖性和创造性。因此，总会存在一些不具有新颖性和创造性的技术被授予了专利权。为此，作为专利法的救济措施，被控侵权人就会被赋予行使无效宣告制度的权利。但是专利无效程序需要较长的时间，耗时耗力。而在此过程中如果因为如果不能中止而造成侵权诉讼判决生效，则会造成无法挽回的损失。因而只要被控侵权人有证据证明其实施的技术方案或者设计方案属于现有技术或现有设计，就能够被直接判定为不构成侵犯专利权，从而节约时间，减少当事人的诉累，更快地解决专利纠纷。

从上述立法的出发点来说，现有技术抗辩是防止被控侵权方被专利权误伤的一种保护手段和方式。但是，被控侵权方在使用该手段的时候需要明确其使用方式和使用时机。

如最高法解释一和二所述，现有技术抗辩的前提是被控产品与专利的保护范围相同或等同，在不相同也不等同的情况下，通常不能适用现有技术抗辩。这说明现有技术抗辩的前提是必须要承认专利侵权，或对专利侵权默认，其实质是侵权发生情况下对被控侵权方的一种例外免责。如果现有技术抗辩无法成立则被控侵权成立。因此，被控侵权人在使用该抗辩手段前应谨慎调查分析，以免在现有技术抗辩无法成立时处于被动状态。

但在实务操作中，这种原则与被诉侵权人既提出被控侵权物未落入专利权保护范围的抗辩，又提出现有技术抗辩，并且对两种抗辩都进行举证的事实相互矛盾。法院对此现象也并没有严格遵循现有技术抗辩的前提，因而希望在后续的立法过程中能够进一步明确使用前提，以便正本清源回归立法宗旨。

2、提出现有技术抗辩后法院的侵权审理是否可以中止

在专利权侵权纠纷案件审理中，被诉侵权人先提出无效请求，又提出现有技术抗辩，并且对两种抗辩都进行举证。那么侵权诉讼受理法院收到无效请求受理通知时，在专利权无法确权的前提下，侵权受理法院是否应该中止侵权审理，还是从简化审理程序、提高审判效率的角度考虑优先审查现有技术抗辩，法律并无明确的规定。笔者认为从立法宗旨而言，现有技术抗辩视为了提高诉讼效率，减少当事人的诉累，节省司法审判的资源，因而一旦被告提出现有技术抗辩的诉求，无论所审理案件为发明还是实用新型专利，法院在程序把握上应当坚持不中止审理，这在程序上对当事人都有利，也有利于专利的高效保护。

3、提出现有技术抗辩的同时，有无必要提起专利无效

从节约时间和司法成本的角度考虑，如果被告能通过现有技术抗辩证明不侵权，可以不提起专利无效。但实际司法过程中，被诉侵权人往往是既提出被控侵权物未落入专利权保护范围的抗辩，又提出现有技术抗辩，还会提起无效请求，这是一种更为稳妥的方法，因为往往存在这种情况，当某个证据不能单独作为现有技术抗辩的有利证据，但其与专利的技术方案却十分接近，将该证据与另一个证据结合可以作为无创造性的事实而将专利无效，在这种情况下，同时提起专利无效请求似乎更为保险和有利。当然，被告应当进行适当的分析和权衡，在没有较大把握的情况下不应随意提起现有技术抗辩，而是先启动请求专利无效程序更为妥当。

4、在无效程序中作为影响创造性的证据未被采纳，能否作为现有技术抗辩的成立证据

现有技术抗辩应当遵循单独对比的原则，即公知技术的全部技术特征只能包含在一份出版物所公开或一件产品所公开的技术方案中，而不能将几个文件或产品组合拼凑成公知技术，或者将被控产品分成几部分分别与几项公知技术相比。这里强调的是要有“一项单独和完整的技术方案”存在。只有当被控产品与一项单独完整的公知技术方案完全相同或等同，公有技术抗辩才能成立。在无效阶段作为无创造性的证据未被采纳，是否能作为现有技术抗辩成立的证据使用？答案显然是否定的。

在无效程序中作为否定专利创造性的证据一般为两份或两份以上，或者说存在两项技术或两项以上技术的结合，适用结合对比的原则。在多项技术结合对比都不能以无创造性为由去无效专利的情况下，将其中的一项技术以单独对比的方式进行现有技术抗辩显然是不能成立的。本文涉案专利中法院将两篇对比文献叠合作为现有技术抗辩的证据，显然违背了单独对比的原则。笔者认为法院在现有技术抗辩中应严格把控单独对比原则，避免滥用。这对社会公众对权利人都是一种公平。

以上疑问和分析均是笔者根据专利实务中的具体案例对现有技术抗辩的思考，也希望借此机会促进立法和执法实践过程中对现有技术抗辩立法释意和适用原则的进一步明确，以便更好保护专利权人权益，同时也能为科技从业者提供一个稳定可操作的参考原则，更好的促进科技创新与技术进步，维护社会公平。

参考文献

[1]尹新天：《专利权的保护》，专利文献出版社，2002年版;

[2]北京市高级人民法院2001年9月下发的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第102条：已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况;

[3]林建军、杨金琪：《对已有技术抗辩的探讨》，载程永顺主编：《专利侵权判定实务》，法律出版社2002年版，第270-271页;

[4]徐家力：《现有技术抗辩的司法适用顺序》，暨南学报（哲学社会科学版），2017年第8期第15页。

作者简介：胡琳萍 1980年10月，女，汉，湖北南漳;机电部部长。职称：专利代理师、专利管理工程师;硕士研究生;机电工程相关知识产权挖掘、专利法及相关知识产权。