浅析《专利法修订草案》对职务发明相关条款的完善

王斌

摘 要：我国现行专利法关于职务发明的制度规定仍存在较大的社会争议和质疑，在司法实践中也存在多方面的问题和困难。《专利法修订草案》重新明确了职务发明的判定标准和权利归属，纠正了现行专利法强调“单位优先”的缺陷，在权利归属方面给予单位和发明人之间更大的自主空间，体现了对发明人智力劳动成果的尊重，有利于充分调动科研人员的创新积极性，具有法理和实践上的合理性与可行性。

关键词：《专利法修订草案》；职务发明；权利归属

2015年12月，国务院法制办发布了《专利法修订草案（送审稿）》，公开征求社会意见。其中，对职务发明创造相关条款的修改引起社会各界广泛关注和争议。1984年出台以来，我国职务发明制度随着社会经济发展及专利法历次修订而不断完善，但社会争议和质疑仍然较大，同时，现行专利法关于职务发明的相关规定在司法实践中也存在多方面的问题和困难。本次专利法关于职务发明的相关条款修改主要集中在第六条、第十六条、第七十二条及第七十八条。本文主要就职务发明创造的判定和权利归属问题进行分析探讨。

1 现行专利法关于职务发明制度规定的不足

1.1 从立法指导思想上强调“单位优先”，不符合民法公平、平等原则，不利于发明科技成果转化和激励发明人创新

发明人与所在单位之间是一种劳动关系，在劳动关系基础上，发明人根据单位的任务安排进行相关发明创造活动，发明创造是在职务工作中形成的，发明成果体现单位的意志，归为职务发明创造。发明人进行职务发明创造活动中，必然会依托单位现有的物质技术条件，但是并不能反过来说利用单位物质技术条件所完成的发明创造一定是职务发明创造。同时，第六条规定片面强调了外部条件在发明创造活动中的重要作用，而忽视了人才是创造活动中的核心作用。发明人在不执行单位任务时利用单位物质技术条件所完成的发明创造首先是基于发明人自己的思想和创造力进行的，体现发明人的意志而非单位意志，按现行专利法，该项发明专利申请权往往归单位所有，单位直接取得发明人工作之外的劳动成果，明显违背了公平原则，也大大降低了发明人的创造热情和创新积极性。

1.2 对单位物质技术条件中的“主要利用”界定迷糊，难以量化举证困难导致司法实践中往往产生对发明人或设计人不利的判决

专利法第六条中规定主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，其中“主要利用”一直存在较大的争议，社会各界对“主要利用”与“非主要利用”的界定一直没有定论。在司法实践中，对“主要利用”和“非主要利用”的判定往往具有较大的主观性，且因相关证据的举证存在一定困难，导致不同程度存在将“主要利用”范围不适当扩大的情形。有关职务发明权属纠纷案件在排除“执行本单位任务所进行的发明创造活动”后，大部分地方法院并没有严格区分专利法中所规定的“主要利用”和“非主要利用”，仅通过双方提交的证据认定发明人在创造过程中利用了单位的物质技术条件，涉案发明则极高概率被判定为职务发明。

2 主要国家职务发明判定及权利归属比较分析

由于各国在政治、经济、文化发展以及法律制度方面存在较大差异，知识产权制度的发展和演变也不尽相同，各国对职务发明的判定标准和权利归属的规定也各不相同，现对几个主要国家的职务发明制度具体立法情况进行分析研究。

2.1 美國

美国《专利法》（美国法典第35编）第111条规定，申请专利除该编另有规定外，应由发明人以书面向专利与商标局局长提出。根据这一规定，在美国无论是职务发明还是非职务发明，都只能由发明人提出专利申请，发明专利的原始权利人也是发明人。雇主可以享有实施权或就依据该协议在预先协商的领域内使用任何这类发明享有选择独占许可的优先权。同时，美国政府鼓励雇员和雇主之间通过约定形式对发明创造的各项权益分配进行协商，并且鼓励科研人员利用雇主设备资源条件进行科学研究和发明创造活动。

2.2 日本

日本特许法中关于职务发明的立法主要集中在第35条。关于职务发明的判定，日本相较于我国来讲范围更窄，它强调两个方面缺一不可，一是属于业务范围，二是属于履行现在或者过去职务的发明。关于职务发明的权利归属，特许法第35条一款规定了专利的申请权和专利权是属于发明人，但雇主“对该专利权拥有通常实施权”。这与美国关于职务发明的原始权利的归属是一致的。同时，第35条第三款规定，职务发明的专利申请权、专利权及专用实施权可以通过约定将权利主体从雇员转换为雇主，但雇主须为此支付合理的对价。这与我国现行专利法的规定大不相同，我国职务发明的申请权和专利权法定是归属于雇主，更不存在职务发明的权利归属可以从雇员和雇主之间转换。

2.3 英国

英国专利法第39条第（1）款划定了职务发明的范围。这与我国专利法中对“执行本单位任务所完成的发明创造”判定标准类似。该条款还规定了职务发明的权利归属于雇主所有，也与我国关于职务发明的申请专利权利和专利权属于单位的规定是一致的。英国关于职务发明的判定和权利归属也体现“单位优先”原则。英国专利法第40条及第41条也规定了对于职务发明，雇员有权利获得合理的报酬，对于非职务发明通过协议将专利权转让给雇主的情况，如果雇员认为其“获得的利益与雇主从此专利中获得的利益相比是不够的”，则雇主应该给予雇员额外的报酬。

2.4 德国

德国关于职务发明的权利归属建立了发明申报制度，雇员在完成一项职务发明后，有义务立即将该发明以专门书面通知向其雇主申报。雇主在收到申报报告后可以对职务发明主张权利，或者在收到报告之日起4个月内将对该职务发明的权利放弃给雇员。雇主通过主张权利声明获得该职务发明的所有权利，并有义务对向其申报的职务发明申请国内工业产权保护。在职务发明申报制度下，职务发明的原始权利归雇员所有，通过发明申报，雇主可以声明对该项发明的权利主张，也可以将职务发明权利放弃给雇员成为“自由发明”。

3 《专利法修订草案》关于职务发明规定的修订情况分析

一是对本条的修改将现行专利法中“单位优先”原则转向“约定优先”，体现了对单位和发明人之间权利和利益平衡的进步。单位和发明人之间首先是民事法律关系，要遵循平等、自愿、公平等原则，对利用单位物质技术条件完成的发明创造，在权利归属方面给予单位和发明人更大的自由空间，也充分肯定和尊重“人是科技创新的最关键因素”。

二是不再区分“主要利用”和其他情况对发明创造权利归属不同的问题，克服现行第六条第一款与第三款规定之间可能产生的矛盾，消除实践中对第三款规定的“利用”是否包含“主要利用”情形存在的不同理解，并且规定在没有约定的情况下，利用本单位物质技术条件的发明创造的专利申请权利一律属于发明人，这不仅解决了前述发明人和单位很少进行事前约定的问题，在一定程度上减少了纠纷的可能性，更充分体现了法律对个人的保护，也体现了对创新工作者的尊重，对科技创新和社会进步起到推动作用。

三是有利于逐步提升非职务发明占比，至合理水平。有学者认为，专利法修订草案中第六条在导向上明显是倾向和偏重于引导非职务发明创造，与我国当前应当倾向和偏重于引导职务发明创造的原则相悖，建议将主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，但发明人可以合同约定为非职务发明创造或共有。根据国家知识产权局年报显示，2012年至2016年期间，国内发明专利授权中，职务发明占比从87.5%逐年上升，2016年达到91.4%，而非职务发明占比则从2012年的12.5%下降至2016年的8.6%。上述数据表明，现行专利法下非职务职务发明占比还很低，而目前国家政策导向是鼓励万众创新，鼓励积极为人才创新提供完善的法律制度和政策环境，最大程度的调动人的主观能动性，最大限度激发全社会的创新积极性。

四是为促进成果转移转化提供法律保障。对于申请专利的权利或专利权归属单位所有的职务发明，在实践中并不是每项发明都能得到实施和运用。对于高校或科研机构来说，专利的数量往往与学术评价、科研经费申请等挂钩，对职务发明专利进行实施率及转移转化率都很低，《专利法修改草案》针对以上问题对研究机构和高等院校关于职务发明的实施进行了单独规定，如果专利未在合理期限内实施的，则发明人可以与单位协商自行实施。

4 结语

综上所述，此次《专利法修改草案》，没有对企业关于职务发明的实施进行明确规定。对于企业来说，某项专利的申请有时候也是对其核心专利的补充，用以保护其核心专利族，专利得不到实施或转移转化，发明人自然也无法从中获取相应的权益，而职务发明的实施权和许可权都归单位所有，发明人也无法自行进行实施或许可他人实施。此外，企业往往会根据企业内部知识产权战略而调整对发明专利的处置，例如不再对专利进行续费导致专利权失效进而公开等，这对于发明人来说无疑是不利的。鉴于此，建议在专利法或者实施细则中规定企业对职务发明权利归属可以无偿转让给发明人，这样职务发明创造也能得到更好的实施，发明人通过自行实施、技术改进或进行专利交易真正将知识价值转换成财富，不僅保障了发明人权益，也激活了大量职务发明专利的活力和整个社会的创新活力。

参考文献

[1]向波. 职务发明的判断及其权利归属问题研究—兼论《专利法修改草案》第6条的修改和完善[J]. 知识产权，2016（9）.

[2]陶鑫良. 职务发明性质之约定和职务发明报酬及奖励—我国专利法第四次修订中有关职务发明若干问题的讨论[J]. 知识产权，2016（3）.

[3]“职务发明制度”课题组. 职务发明制度研究. 国家知识产权局软课题研究项目.