企业专利与商业秘密的利弊衡量

陈 薇 滕倞亮

【摘 要】本文从三个方面阐述了企业专利与商业秘密的利弊衡量:一是商业秘密与专利的界定。二是企业商业秘密和专利选择策略的比较及分析。三是企业应该如何选择商业秘密或者专利保护。

【关键词】企业 专利 商业秘密

一、商业秘密与专利的界定

1.商业秘密的界定

在我国,《反不正当竞争法》对商业秘密作出了立法上的界定,该法第10条第3款规定,商业秘密是指“不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”

商业秘密有三个构成要件:第一,秘密性。秘密性是指有关信息构成可受保护的商业秘密,不需要绝对地不被所有人所公知,只要求其确切内容不为不负有义务的特定范围人所知。第二,商业价值性。我国要求商业秘密商业价值性的总体标准有两个,一是可以产生竞争优势,二是可以带来经济利益。第三,管理性(即采取了合理的保密措施)。根据国家工商局的解释,判断保密措施以“合理”为准。

2.专利的界定

根据我国《专利法》第2条规定:“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”其中专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。

发明创造要取得专利权必须具备一定的条件。专利授权条件通常分为实质条件和形式条件。这里主要讨论的是实质条件,即申请专利的发明创造自身必须具备的条件,包括新颖性、创造性和实用性。

二、企业商业秘密和专利选择策略的比较及分析

随着我国社会主义市场经济的进一步生成发育, 对于企业这一市场主体而言, 像商业秘密、专利技术、注册商标等无形资产在市场竞争中的作用越来越重要, 由此而产生的摩擦和纠纷也日益增多。企业在激烈复杂的市场竞争中如何保障和维护自身的无形资产方面的合法利益,究竟是选择专利还是采取商业秘密的保护,成为一个难以取舍的问题。具体而言,有以下四种选择策略。

1.先以商业秘密保护,后申请专利保护

对于某些技术成果,并不是一取得成功,就一定要急于申请专利保护,而可以首先以商业秘密的形式暂加以保护,等到时机成熟时或者认为有必要时才转而申请专利保护。

2.以商业秘密为主,专利为辅的保护

技术成果所有人可以就发明创造的大部分内容选择商业秘密保护,仅就配套技术的某一个环节或某个配件申请专利。其目的在于防止商业秘密一旦泄露,他人仍不能完全应用此技术生产出成套完整的产品,或者仍需与商业秘密的所有者签订专利许可合同,才有可能生产出配套产品。

3.以专利保护为轴心的商业秘密保护

这是指在整个研究、开发过程中,将其中最为核心的部分申请专利,而将大部分技术内容作为商业秘密。这种情况常见于使用公开的这部分专利技术可以生产出某个产品的主件,该主件本身可以单独成为产品,但如果不掌握商业秘密的内容,仅依专利生产出主件,市场极为有限,甚至毫无市场。其优点是即使商业秘密被他人设法攻破,专利仍可成为第二道保护防线。

4.以商业秘密为轴心的专利保护

这是指一项技术成果的大部分内容申请专利保护,仅就其中最为核心的某一部分以商业秘密保存下来。通常是将最不易破密或最难得知的技术、方法或数据作为商业秘密,而且这一商业秘密往往是必不可少的,或者一旦少了它就达不到最佳效果。

三、企业应该如何选择商业秘密或者专利保护

1.分析技术信息本身的性质

首先,应该考虑的是该项技术本身能否获得专利, 是否是专利可以授予的范围, 如果符合授予专利的三个要件,可以先在企业内部进行初次评估, 有一定把握的情况之下再向国家进行申请。其次, 如果该项信息是不易为一般的研究工作所发现, 且该项信息并不能够很轻易的被反向工程所获得, 那么就可以采取商业秘密的方式进行保护。反之, 可以采用策略一或者策略四。

2.对于该技术信息的市场考量

如果该技术信息能够在长时间之内保持先进性, 并且在相当长的时间之内均可以得到市场的认可, 生命周期较长, 则应适用商业秘密的保护方式,即考虑用策略二或者策略四。如果其效力带有一定的时代性, 为一个阶段所消费, 并且存在的时间较短的话, 则应对其市场利润加以考量,以期在专利的期限之内尽可能地完成对于专利技术的运用, 从而获得最大利润,可以采用策略二或者策略三。

3.对于救济途径的考虑

不管是进行专利或者是商业秘密的运作, 都会存在可能受到侵权的可能性。在这种情况之下, 应当考虑到, 对于该项信息技术, 在受到侵害的时候, 哪一种方式的救济成本更低, 程序更快捷。并且,由于知识产权的即时性, 如果在很长一段时间后才得到救济的话, 那么本身权利受到救济的隐性成本也就增加了,此时,不应忽略该隐性成本。

参考文献:

[1]吴汉东.知识产权法[M].中国政法大学出版社,1999.

[2]陆群.商业秘密保护与专利技术保护[J].科技与经济, 2000,(1).

[3]朱军华.申请专利保护还是商业秘密保护[J].法律顾问, 2000,(12).

[4]马震.商业秘密与专利权的法律经济分析——两种知识产权保护模式的选择[J].山东审判, 2005,(6).

[5]孟庆刚.商业秘密与专利法律保护之比较[J].法学论坛, 2001,(7).