专利无效宣告程序中权利要求修改问题研究

刘迎春

关键词专利 无效宣告 发明 实用新型 权利要求修改

中国专利法规定，专利授权后，任何单位或个人认为授权不符合专利法规定的，可以请求中国国家知识产权局专利局复审和无效审理部宣告该专利权无效。根据中国专利法实施细则的规定，在无效宣告程序中，发明或实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，但在不扩大原专利保护范围的条件下可以修改权利要求书。对于无效宣告程序中权利要求书的修改，《专利审查指南2010》给出了更详细的规定。

根据2010年2月1日起施行的《专利审查指南2010》的规定，在无效宣告程序中，對于发明或实用新型专利的权利要求书，在不得改变原权利要求主题名称、与授权权利要求比不得扩大原保护范围、不得超出原说明书和权利要求书记载范围、一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征的基础上，修改的具体方式一般限于权利要求或技术方案的删除、权利要求的合并。删除方式很好理解，对于权利要求的合并，指南中给出的规定是指合并两项及以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求，且在独立权利要求未作修改时，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。

由于上述合并修改方式过于严苛，专利权人在无效宣告程序中修改的余地非常小，一旦专利权人在申请过程中未确定有效保护层级，在无效宣告阶段可能会损失惨重。虽然这样保护了公众的信赖利益，但是不利于保护专利权人的权益和积极性。2017年2月28日发出的国家知识产权局令第74号删除了这部分内容，放宽了修改方式，特别增加了“权利要求的进一步限定、明显错误的修正”的修改方式，并具体解释为“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。该局令于2017年4月1日起施行。

由于之前法律法规规章中没有对无效宣告程序中权利要求明显错误修正的修改方式，针对无效宣告请求人关于权利要求书不清楚或得不到说明书支持的无效理由，很多专利权人只能结合原申请文件记载的内容进行陈述而不能对权利要求书的明显错误进行更正。当然也有专利权人成功申请国家知识产权局以B9专利文献全文再版纠正错误的案例，但非常少。允许在无效宣告程序中修改权利要求中的明显错误无疑对于专利权人是利好的。

在实践中，有些案例专利权人提交的明显错误修改被接受，有些则未被接受。通过案例来看看哪些情况能够被接受。在第33828号无效宣告审查决定中，专利权人在规定期限内将权利要求1中的气缸头套的“内环”改为“外环”。请求人认为该修改不属于明显错误。该案合议组经审理认为，现有技术中确实存在内环、外环两种可能，但据涉案专利ZL201410062849.1说明书附图所示及说明书文字记载可知气缸头套6位于气缸上部，图示蓄热交换片4应设于气缸头套6的外环，这里不存在其它合理解释，由此说明书文字部分根据图1、2所示实施例给出的文字说明中关于“蓄热交换片4套设于气缸头套6的内环”的记载均存在明显错误，故权利要求中的内环亦属于明显错误，专利权人对明显错误的修改应予接受。再比如，在第32665号无效宣告审查决定中。，专利权人在规定期限内将权利要求2“w为时间片直接的重叠部分”中的“直接”修改为“之间”，合议组认为涉案专利ZL200510096847.5的图4示出了“w为时间片之间的重叠部分”，且w在说明书中的含义也是唯一确定的，因此接受该明显错误的修改。从以上案例中所表述的“这里不存在其它合理解释”“含义也是唯一确定的”来看，可以纠正的明显错误是那些可以从原始说明书、权利要求书中毫无疑义地确定的内容。

如果存在疑义，则无法认定为明显错误修改，例如第33002号无效宣告审查决定中指出的将涉案专利ZL98808061.3权利要求3中的“B”修改为“B.2”，尽管说明书中仅关注接枝基体B.2的平均粒度而未关注并记载B的平均粒度，但作为B组分的接枝聚合物必然也是具有一定平均粒度的组分，权利要求3中对其限定并不能被明显地确认是错误，故该修改不予接受。此外还有第33254号决定中对于明显错误修改和删除方式修改均不予接受的案例。因此，在提交这种明显错误修改时，专利权人必须强调从涉案专利的原始申请文件能够毫无疑义、唯一确定修改后的内容。

相较以前，无效宣告程序中发明或实用新型专利的“权利要求的进一步限定”修改方式无疑更为灵活宽松。但由于指南修改仅仅只有简单的几句限定，公众对“权利要求的进一步限定”的理解并不完全相同。笔者在该局令实施后的几个月内代理的多件无效宣告请求案件就遇到了问题：有的专利权人将从属权利要求中的一些技术特征分别加入独立权利要求中，将原来几十条的权利要求扩展成数百条权利要求;有的专利权人在未改变原独立权利要求的情况下，将多条从属权利要求上升为并列独立权利要求。那段期间，复审和无效审理部收到的无效宣告请求修改五花八门，确实需要对“权利要求的进一步限定”修改方式作出具体解释。

2017年11月3日，专利局复审和无效审理部以指导文章的方式，对无效宣告程序中发明和实用新型专利的“权利要求的进一步限定”从文义、体系、目的几方面作出了解释，认为“权利要求的进一步限定”是指“通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的保护范围更小的权利要求，以代替原来的权利要求，原来的权利要求不再保留;修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化;并且通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系”。这种解释从根本上解决了修改乱象问题，既保护了公众信赖利益，也维护了专利权人的权益，还保证了无效宣告程序的快速有效审理。

一个典型案例是第32784号无效宣告决定。专利权人在规定期限内将原权利要求3的部分附加技术特征“碎填料是碎结晶成分”、原权利要求5的附加技术特征补入原权利要求1、10中，将保留原权利要求3其余附加技术特征的权利要求重新编号为权利要求2，删除原权利要求5，增加权利要求3_8对修改后的权利要求2的引用。请求人对此修改不认同，认为原权利要求3中的“碎填料是结晶成分，其选自食盐、谷氨酸盐和/或糖”整体构成单一技术特征，不能拆分后独立补入权利要求1中，而原权利要求2改为3并将原权利要求3修改为新权利要求2导致在前权利要求引用在后权利要求，使权利要求的保护范围发生了一系列变化。

该案合议组经研究认为：原权利要求3从碎填料的存在形式和化学组成两者进行限定，两者虽存在一定联系，但无证据显示两者属于紧密关联的必须同时存在的不可拆分的一个技术特征，故将“碎填料是结晶成分”补入权利要求1的修改属于在权利要求中补入其他权利要求中的特征以缩小保护范围的情形。而权利要求引用关系的变化相当于在一个权利要求中补入其他权利要求的技术特征进行重新组合以对权利要求做进一步限定的情形，对权利要求进行进一步限定并不要求重新组合的两个或多个权利要求必须存在引用关系，由此接受所做修改。

专利权人在无效宣告程序中对发明或实用新型专利的“权利要求的进一步限定”的修改一定要注意以上文义、体系、目的几方面解释，以避免修改不予接受的情况出现。

另外，还要注意的是无效宣告程序中修改的时机，对于权利要求或技术方案的删除修改方式，在专利局复审和无效审理部作出审查决定之前均可进行;而对于以删除以外的修改方式的时机则非常严格，仅在以下三种情形的答复期限内：一是针对无效宣告请求书;二是针对请求人增加的无效宣告理由或补充的证据;三是针对专利局复审和无效审理部引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。如果错过时机，基本都不被接受，例如第32853号无效宣告决定中合议组就未接受专利权人超期以删除以外方式所做修改。

综上所述，专利权人需要对无效宣告程序中发明和实用新型专利的权利要求书的修改方式和时机加以注意，以更好地保护自己的权益。