浅谈等同原则在改劣发明中的应用

陈碧婷 谷心洋

摘 要 随着时代的发展和观念的进步，人们对于知识产权的保护意识逐渐增强。目前，强化专利制度建设已然成为了各国的共识，国家的专利实力是其参与国际竞争的重要筹码，在此背景下，专利权保护的重要性不言而喻。我国作为最大的发展中国家，科技实力相较于发达国家而言尚有差距，许多领域的核心专利都归属于国外企业。在此社会背景下，如果能理解追赶科技发展潮流这一动机，就不难理解为什么我国会有较多的改劣发明。改劣发明采用了某些的手段，规避了侵权的判定，一方面促进了对技术的使用与再创造，另一方面会或多或少的侵犯专利权人的权利。如何结合目前我国发展状况，正确看待和应对改劣发明现象和相关行为，是本篇文章探讨的主题，期望能够为社会实践以及制度建设提供一些可行性建议。

关键词 改劣发明 等同原则 专利

作者简介：陈碧婷，上海外国语大学，研究生，研究方向：专利法、改劣发明;谷心洋，上海驥智智能有限公司，研究方向：强化学习。

中图分类号：D923.4                                                        文献标识码：A                       DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.09.227

改劣发明是指一种通过对独立专利权利要求中的必要技术的本质改变之外的变动形式来实现的专利侵权行为。是指出于侵权的目的而故意省略或者变造权利当中一些技术特征以形成变形特征，以规避法律的监管。尽管这种改劣的行为不会引起技术方案的实质性改变或者功能及效果的提升，但是极为容易导致侵权而受到惩罚。本篇文章主要分析等同原则在改劣发明当中应用的具体情况，对国内的相关法制建设提出自己的看法和意见。

一、等同原则的适用方法和限制分析

（一）等同原则的适用方法

作为专利侵权当中一项重要的原则，尽管在国内专利侵权判定实务中被广泛应用，但是这一原则却游离在立法文件之外，相关法律解释仅仅是对其进行了原则性的阐述，并没有规范其适用的标准，对于等同原则的研究和阐释，是极为必要的。

等同原则，也可以称之为等同侵权或者依据等同理论进行的侵权，是针对于字面侵权而言的，等同侵权是指，被控侵权产品或者方法中的一个或者几个技术要素尽管和权利要求书中的技术要素不同，但是两者仅仅存在实质上的差别。

等同原则的适用并非是以具体侵权行为为前提的，法院在对于专利侵权的认定时首先需要关注被控制的侵权物有没有权利要求书中记载的所有技术特征要求，假如侵权物全面包含了主权项的所有技术特征，就构成了实际侵权，这是就不再适用等同原则，假如没有全面包含，就应当适用等同原则，也就是根据说明书的文字和图示的相关表述来对权利要求书进行更深入的解释，用此来断定涉案侵权物是否符合权利要求书所要求的权利范围。

是否在专利侵权诉讼中适用这一原则，需要对比技术特征在实现的过程中有没有本质上的类似和相同，并且需要看看该专业领域的普通技术人员是否可以不需要创造性的活动就能实现。完全等同的手段和方式、完全等同的功能、基本相同的效果是影响两个产品的技术特征可不可以被看做是完全等同的客观准则，在这其中，该范畴内的普通技术人员就成为了判断技术特征可不可以被认定成等同的主观标准。

在专利侵权诉讼中，这一原则通常适用于下列几种情况，首先，要素的替代，也就是简单替换一些技术特征就可以实现相同的作用和效果。另外，就是采用排列组合方式的变化，也就是利用某一个技术特征来替换权利书要求中的个别几个技术特征。再次，就是部件的调换，就是改变产品中一些关键要件的位置，但是实质上没有改变操作和功能等特性;最后就是省略其中几个或者某几个不必要的技术特征，但是方案在整体上依旧能实现这一专利的具体功效，但是不管是何种类型上的等同，在诉讼过程中审判者都需要依赖完全相同的手段、功能以及效果的客观准则来进行判断，再根据该领域普通人员的主观层次的标准进行对比，来观察是否等同。

（二）等同原则的有关限制

等同原则的设置目的在于扩大专利权的保护范围，扩大范畴到权利要求记载的范畴之外，以此来实现专利权人的利益保障。但是法院在这一原则的适用与否的判断过程中，不但要避免有关权利人员受到不当的外来侵害，也要防止一些制度的空设。换言之，目的在于排除专利权人声明想要放弃的内容以及入驻公共领域的相关技术要求。实际上就是应用公知技术抗辩原则和禁止反悔原则来制约等同原则的应用。

其中，禁止反悔原则是指，在专利的审核发布、撤销以及宣布无效的程序当中，出于对专利权的创新性考虑，假如专利权人已经采取生命和文件修改的模式来对权利要求保护范围进行制约或者部分放弃，并基于此获得了专利权，这样的情形下法院在专利侵权诉讼中采用等同原则来保障保护范围是，不可以把已经被限制或者放弃的内容重新考虑到专利的保护领域当中。这也是诚实信用原则在专利侵权诉讼中的具体表现。

另外，自由公知技术抗辩原则指的是，尽管被控的侵权物已经和现有的专利权利要求表述的专利技术方案等同，假如被控侵权物和相关的公知技术类似或者完全一样，就不是侵权行为。这一原则的理论背景是专利权所有权拥有者的利益来源只能是以实际的发明为基础的，并非现有的技术或者是从现有的技术中找显然的，容易预见的改变方式取得的有关技术，这符合专利权取得的实质要求，也就是创造性和新颖性。其中，可以作为公知技术进行抗辩的，必须是可以自由使用的。

二、改劣发明概述

改劣发明是指侵权人以规避专利技术方案而采取的一种方式，这种方式极易侵犯他人的专利权，但是又可以轻易规避法律的监督。被控物用一种改换的方式来替换专利技术中的必要技术特征，但是其他的必要技术特征保持不变，实现大部分原有的发明目的，只是技术方案在一定程度上产生变劣，效果上有些许减少。在当前侵权方法逐渐多样化的背景下，对于改劣发明的理解以及法律适用的确定显得十分重要，但是在国内现阶段对于改劣发明的探索就相对不多，所以，本篇文章以国外的研究观点入手，和国内的论述以及观点形成对比。

（一）英美的观点

在美国，改劣发明本身并非是指被控侵权人可以因此来逃避专利权侵权的法律责任。法院不能由于被控侵权物的效果较差而忽略侵权的本质，而是需要通过正常的价值判断来断定专利侵权成立与否，因此，美国认为，变劣发明实际上是侵权行为，是有必要对其进行规制的。而且，对这一侵权行为的认定方式即采用等同原则。

（二）国内的观点

在我国的专利法学界和司法实践过程中，存在多种观点，第一种观点认为，改劣发明并非是专利权侵权行为，因为根据最高人民法院的司法解释，等同原则主要是采用基本相同的技术方式来实现相同的使用效果。由于改劣发明的实际效果低于专利技术，就不可以适用等同原则的判断的标准。另外，在改劣发明中适用等同原则就会极大地扩大专利权的保护范围，对于国内的专利在国际交流中的进步和发展。最后，判断一项技术和专利技术在实际效果上是改优还是改劣需要从多方面综合考虑，难以最终确定。

国内的另外一种观点支持改劣发明是侵权行为，理由如下：保护专利的目的在于推动科技进步和创新，而技术改劣行为在没有任何技术创新也没有任何技术效果提升的情况下，假如承认了合法性，就意味着是放任技术变劣行为，这和专利法鼓励创新和发展的立法理念相背离。依据等同原则，侵权人用一个等同的技术来带动相应的专利技术特征，这种行为尚且属于侵权范畴，改劣发明作为用低劣的技术代替高级技术，更应当认定为是侵权行为。因此，需要将等同原则应用于技术改劣行为侵权与否的认定当中。

三、等同原则在改劣发明中的应用分析

笔者认为，根据国内的相关发展实情，改劣原则需要应用等同原则，但是这并非所有的改劣行为都构成侵权行为，还需要通过判定等同的标准来断定侵权与否。所以，改劣发明需要应用等同侵权，需要满足一定的构成要件，这其中主要有下列要件：

首先，改劣行为需要对专利技术相关的技术特征进行了变更，对于改劣行为的方式而言，有较大的争议，有些认为改劣行为主要指的是省略专利技术的特征的行为，换言之也就是省略型的改劣发明;有人认为改劣行为是用简单或者或者更低劣的手段来替换专利方案中的必要技术特征，就是替换性改劣发明。

结合有关外国案例可以看出，改劣行为是否构成侵权主要是替换物置换了专利权利要求中有关对应项。但是在国内的认定中对于缺少相关对应项也认为是改劣性侵权。笔者认为，替换性改劣发明应当适用等同原则来断定是否侵权，比如将一项专利依据权利要求进行分解，分解成技術特征A和技术特征A0;被控侵权产品技术特征可以分解为B和B0。其中A和B相同，A0和B0等同，被控侵权的产品实际效果相比较差，在这时就可以采用等同原则。对于该领域的普通技术人员而言是不必要通过创造性思维就可以完成，也就是以大体类似的方式实现基本类似的功能。在这其中，基本相同效果可以解释为等于或者小于专利技术所达成的效果，只要大体相似就构成侵权。另外，上述省略一个要件的行为认为改劣发明并非是侵权行为，根据全面覆盖原则在专利侵权判定过程中，需要将被控物的有关技术要素和专利权要求中的相关记载的全部的技术特征进行比较，如果经过比较，这些技术特征和相应的要求中都有所对应，要么相同要么等同，就构成侵权。相反而言，只要存在一个技术特征在被诉侵权技术方案中没有相关技术特征与之对应，就难以认为两者之间是有相似性的，因此难以认定其侵权。全面覆盖原则作为等同原则适用的前提，只有全面覆盖原则实现，才可以进行下一步的的判断。

其次，改劣之后的产品需要产生让技术效果降低的效果，改劣行为中的改劣指的是技术效果的变劣，需要改劣后的技术方案可以基本具备原专利方案中的功能。但是在实际效果上相对降低的。假如没有技术效果的变劣，仅仅是产品结构或者成本的变动，也不是判断侵权的标准。在进行技术效果比较的时候需要结合技术方案的实现目的来展开分析，对于技术效果的减低主要是以其直接对于发明目的的损害来完成的。并且需要注重两者效果之间产生的实质性区别，并不能依据单一要素来以偏概全。别，不能仅从某一方面出发来片面的认定技术效果是否变劣。

最后，改劣行为以及技术效果之间的变劣而言存在法律上的直接因果关系。也就是因为专利技术的特征的变更进而让技术效果有所降低，效果降低作为变劣侵权的重要构成要素，假如替换相关技术特征之后，技术效果反而更好，这种效果的提升，更应该认定为是一种新的，具有更高实用性的专利权。

四、结语

综合以上所谈，对于一个技术方案属于变劣方案还是全新的专利技术的判断，需要依据具体的情况来针对性的分析。这是技术方案的技术特征多样化导致的必然后果，对某一种或者某些技术特征作出替换之后，可能会形成难以预料到的进步效果，这很可能会形成一种全新的专利技术方案。因此需要在认识到双方提供的技术方案的差异性和相似性之后再作出判断。但是改劣发明是否构成侵权是法律问题，法官不仅需要准确认定事实，还需考虑社会效应与司法实践后才可较好的判定侵权是否成立。总而言之，对于改劣发明，可以适用等同原则判定侵权，但是需要对专利权人的权利进行合理限制，以实现专利权益拥有者和社会公众利益之间的权衡。

参考文献：

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