商标合理使用制度研究

赵万福

摘要本文在概述商标合理使用制度的基础上,分析了国内外与其相关的立法现状,明确了我国应确立商标合理使用制度,加强对商标滥用制裁,限制商标人的权利,维护他人正当合理使用注册商标的利益的观点。

关键词商标合理使用构成要件判断标准

中图分类号:D923.4文献标识码:A文章编号:1009-0592(2009)01-038-02

一、引言

商标是用于识别商品和证明商品来源的标志豍。商标法赋予商标权人积极使用商标的权利,同时又赋予其排除他人妨害其商标权的权利,但是这种排他权利并非漫无边际的,其排除妨害的范围应该仅限于禁止他人将商品用于标识商品来源的作用上,而不能禁止其他方面的使用。这就是对商标专用权的限制,即商标的合理使用。合理使用制度作为知识产权制度的重要组成部分在各国著作权法、专利法及相关的国际条约中早有反映,但有关商标的合理使用,直到近年来才逐渐受到国际社会的重视。《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称TRIPS协议)第17条对商标权的限制作了原则性规定,美国商标法、日本商标法、南美洲的《卡塔赫那协定》及《欧共体商标条例》均有类似的规定。尽管我国新《商标法实施条例》对商标的合理使用也有所涉及,但未免过于原则,可操作性不强,系统的商标合理使用制度也还没有健全起来,我国商标法修订时必须借鉴国际法和外国法中的成功经验,对商标合理使用模式和具体判断标准做出明确界定。

二、商标合理使用制度概述

(一)商标合理使用的概念及其构成要件

合理使用是国际上的通用术语,我国著作权法对此作了明文规定。我国商标法领域内尚未使用这个概念,但许多国家已经使用该概念描述商标法中的权利限制现象。一般来讲,商标的合理使用有广义、狭义之分。广义的商标合理使用是指未经允许,基于正当目的使用权利人的商标的合法的事实行为。该行为不视为侵权。豎而人们平常所提到的商标的合理使用主要是商业性使用,也就是狭义的商标合理使用,是指在顾及商标所有人及第三人合法利益的情况下,将他人的注册商标在自己的商品或服务上善意地作叙述性的使用。豏这在外国法上又被称为“侵权的例外”,即在某些情况下他人正当使用与商标权人的注册商标相同或相似的标记不视为对商标权的侵犯。豐

商标合理使用的构成要件有:(1)使用出于善意;(2)不是作为商标使用;(3)使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务;只要被控侵权的行为同时具备以上三个要件即属于商标的合理使用,不具有可归责性。豑具体而言:

1.主观要件——出于善意。使用人主观上应当是善意的,即这种使用是出于正常需要,而非为不正当竞争之目的。这里所谓的“善意”指:不知他人已注册某商标;或者虽明知他人已注册商标,但未以恶意方式使用。

2.行为要件——不是作为商标使用。“不是作为商标使用”一般指的是一种商业上通常使用的方法,在主观上无作为商标使用的意图,而客观上一般公众也不认为是商标。

3.客观要件——不会造成混淆。从客观上看,这种使用不会造成混淆或误认,不妨害商标权人的商标专用权。至于在具体的事件中,对合理使用的判断,针对两个方面的情况应当分别由当事人举证和公众影响来认定,尤其是是否造成混淆或误认,实践中相关公众的态度应当作为重要的判断依据。

(二)合理使用的方式

就使用方式而言,商标的合理使用一般包括商业性使用和非商业性使用,美国的商标合理使用是比较成熟的,其对商标的商业性合理使用主要包括商品或服务的叙述性合理使用和被提及的合理使用两种。

1.商业性使用。商标的商业性合理使用包括叙述性合理使用和被提及的合理使用(两种。前者是由美国《兰哈姆法》明确规定的,后者则是通过判例确认的。美国兰哈姆法(LANHAM ACT)第33条豒明确规定:“将并非作为商标,而是对有关当事人自己的商业上的个人名称的使用,或对与该当事人的产地有合法利益关系的任何人的个人名称的使用,或对该当事人的商品或服务,或其地理产地有叙述性的名词或图形的使用,作为合理使用;当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当地、诚实地使用”。据此,可以推论出合理使用的三个标准:(1)使用不是基于商标性质的使用;(2)使用是基于诚实信用、公平基础上的使用;(3)使用仅仅是对一种商品或服务的描述。美国兰哈姆商标法规定的这种商标的合理使用属于叙述性合理使用。这种合理使用要求非商标所有权人在词汇的第一含义(基本含义)上作叙述性使用,这种使用不会导致消费者对商品或服务来源的误认或混淆。CD Solutions,Inc.v.Tooker案豓就是商标叙述性合理使用的一典型案件。美国在实践中,通过判例还认可了另一种形式的合理使用,即被提及的合理使用豔。它适用于这样一种情形,即只有运用某个商标才对某一特定事物或服务作出合理的使用。这种合理使用也要求满足三个条件:1、如果不使用某商标,那么特定的产品或服务就无法被描述;2、使用该商标对特定产品或服务作出的是合理的、必须的;3、使用该商标不得使消费者误认为该使用由商标持有人发起或是得到商标持有人的支持。豖这一形式的合理使用,最初是在New Kids on the Block v.News America Publishing,Inc.一案豗中确立的。

2.非商业性使用。在非商业性使用领域仍然存在着商标的合理使用问题。主要包括以下三种情况:(1)滑稽模仿与言论自由(Parody and free-speech)。滑稽模仿是以一种幽默的形式对社会进行评论或对文学进行批评。(2)新闻报道及新闻评论。美国反淡化法规定,任何形式的新闻报道和评论都不得视为淡化。只要是实事求是的新闻报道或评论,即使是对某个商标的批评或指责,商标所有人也不能以声誉受损起诉新闻记者。即商标法在任何时候不应该被用作妨碍言论自由的工具。(3)字典中使用。通常,在字典中使用商标并不会造成侵权,但如果不加任何说明就将他人商标收入词条并使读者误以为该商标已不受保护,可以作为通用名称使用,则不在合理使用之列。

(三)合理使用的判断标准

在具体规则上,判定是否构成商标的合理使用,应基于如下标准:第一,以除使用与他人商标相同或近似的文字、图形外,是否还加注了其他说明性文字以表明它的“说明性质”为判断标准;第二,以被告所使用的文字图形是否作为商标来使用,或者该文字或图形是否足以标识、区别商品来源作为判断标准;第三,以使用该说明性文字时是否刻意强调该文字的显著性作为判断标准;第四,以是否同时标有自己的商标作为判断标准;第五,以商业惯例和行业协会的意见作为判断标准;第六,以原告是否可能因被告的使用而利润下降、声誉受损作为判断标准。豙需要注意的是,上述六项标准并非是互相排斥的,在大多数情况下,我们必须厘清各项客观事实的界限,综合利用上述各项标准,才能做出相对正确的判断。

三、国内外有关商标合理使用制度的立法现状

关于商标合理使用问题,近年来一些国际条约和不少国家商标法中都作出了明确规定。如TRIPS协议第17条规定:成员可规定商标权的有限例外,诸如对说明性词汇的合理使用之类,只要这种例外顾及了商标权人及第三方的合法利益。美国《兰哈姆法》第33条对叙述性合理使用制度进行了规定,并在New kids on the block v. News America Publishing,Inc.的判例中确立了被提及的合理使用制度。《欧共体商标条例》第12条也规定共同体商标所有人无权制止第三方在贸易中使用。德国《商标法》规定只要不与善良风俗相冲突,商标或商业标志所有人应无权禁止第三方在商业活动中使用。此外,法、日、意等国的《商标法》也都对商标的合理使用制度做了详细的规定。

(一)国内的立法现状

我国《商标法》中不曾对商标的合理使用制度进行明确规定,没有对商标专用权进行特别限制的条款,仅由国家工商行政管理(总)局于1999 年在《关于商标行政执法中若干问题的意见》中对此作了简单的规定:“下列使用与注册商标相同或近似的文字、图形的行为,不属于商标侵权行为:(1)善意地使用自己的名称或地址;(2)善意地说明商品或服务的特征或属性,尤其是说明商品或服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”在2001 年《商标法》第二次修改以前,《商标法》并没有对商标的合理使用作出规定,在行政执法和司法审判中,常常出现难以把握的情形。为了解决在行政执法中的这一难题,2002年9月颁布了《商标法实施条例》,其中第49条的规定明确了商标合理使用制度:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正常使用”。2004 年北京市高级人民法院首次以司法意见的形式发布了《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》,其中第十九条规定:商标合理使用应当具备以下构成要件: (1) 使用出于善意; (2) 不是作为商标使用; (3) 使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务; (4) 使用不会造成相关公众的混淆、误认。北京市高级人民法院的司法建议比较客观地反映了商标合理使用制度的特点。从我国目前的规定来看,在立法技术上线条粗犷,欠缺明细,可操作性不强。导致了我国各级司法、行政部门在实中遇到的不少有关商标合理使用方面的案例很难界定。

(二)国外立法现状

《与贸易有关的知识产权协议》(简称TRIPS协议) 第17条对商标权的限制作了原则性规定:“成员可规定商标权的有限例外,诸如对说明性词汇的合理使用之类,只要这种例外顾及了商标权人及第三方的合法利益。”美国《兰哈姆商标法》(LANHAMACT) 第三十三条明确规定:“将并非作为商标,而是对有关当事人在自己的商业上的个人名称的使用,或对与该当事人有合法利益关系的任何人的个人名称的使用,或对该当事人的商品或服务,或其地理产地有叙述性的名词或图形的使用,作为合理使用;当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当地、诚实地使用”。豜《德国商标法》第23 条规定,只要不与善良风俗相冲突,商标或商业标识所有人应无权禁止第三方在商业活动中使用: (1) 其名称或地址;(2) 与该商标或商业标识相同或近似,但与商品或服务的特征或属性,尤其是与其种类、质量、用途、价值、地理来源或商品的生产日期或服务提供有关的标志; (3) 必须用该商标或商业标志表示一个产品或服务的用途,尤其是作为附件或配件。《欧共体协调成员国商标立法一号指令》第6 条规定:商标赋予其所有人的权利不得用来禁止第三人在商业中:使用其姓名和地址;使用有关商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源,或商品的生产年代或服务的提供年代,或商品或服务的其他特征的指示。豝可见,各国将“合理使用”作为商标权限制的首要内容,关键在于它是解决实践中绝大部分商标权与其他公众合法权利之冲突乃至商标权与社会公共利益之冲突的有效途径。

四、结语

综上所述,商标合理使用制度的建立有利于防止滥用商标权而限制他人正当使用的不正当竞争行为;有利于解决权利冲突的问题,通过划定适宜的界限使权利人采取更适当的方式保护自己的商标权,使用者自觉将自己的使用限制在合理的范围,进而减少纠纷,避免讼累。近年来,许多国家都在修订商标法的过程中将商标合理使用的规定纳入其中,可以说这已经成为一个潮流。尽管《商标法实施条例》对商标的合理使用有所涉及,但未免过于原则,语焉不详,而且相关的制度也还没有健全起来,不能不说是个缺陷。为了“避免知识产权成为知识创新的障碍”,豞希望我国立法尽快建立商标合理使用的相关制度,并在适当的时机将商标的合理使用写进《商标法》。