华为“大导演”APP是否商标性使用？

最近，北京睿智高远视频技术有限公司以侵害商标权为由将国内手机巨头企业华为终端有限公司、华为技术有限公司、奇鸟软件（北京）有限公司诉至北京朝阳区人民法院，要求上述三被告停止侵权，华为终端公司、华为技术公司公开道歉、消除影响并共同赔偿损失和原告维权合理支出1000万元。

【案情介绍】

—— “大导演”商标专有权人起诉华为公司商标侵权 ——

本案源于一件名为“大导演”的商标。睿智高远公司诉称，其于2001年7月向国家工商行政管理总局商标局申请注册第1787931号“大导演”商标并核准注册使用在第9类“已录制的计算机程序（程序）、计算机软件（已录制）、计算机、计算机周边设备”商品上，经续展后该商标有效期至2022年6月。通过广泛的销售和宣传，其“大导演”系列软、硬件产品已经在图像视频领域内具有了一定的知名度。

而华为终端公司去年开发的一款软件产品的名称、标识与其拥有的“大导演”商标完全相同，并利用“华为市场”手机应用平台、搜索引擎等诸多渠道，宣传推广“大导演”软件，该软件下载数量至少已达几十万次。而华为技术公司则将“大导演”软件产品安装在其生产的P8手机上，并在2015年举办的华为P8手机全国新品发布会上，突出宣传该款手机自带的“大导演”软件，通过新闻发布会、网站公开介绍等方式，对该软件进行大量的宣传报道，传播范围广、影响恶劣。同时，奇鸟软件公司在其经营的“thinksaas”手机应用网站上，提供华为终端公司“大导演”软件的下载服务。

睿智高远公司认为三被告未经其许可将其注册商标使用在相同的产品上已经构成了对“大导演”商标的侵权。

—— 华为公司认为其非商标性使用未构成侵权 ——

华为公司主要围绕两点进行答辩：

1. 其对“大导演”的使用不构成侵权。

华为“大导演”是华为P8手机和华为Mate S手机中特有的一项创新功能，该功能脱离这两款手机机型是无法使用的，从未将其作为独立商品对外提供，华为“大导演”是华为特定款手机中的一项功能，而不是软件商品，华为公司用“大导演”一词来命名，是用“导演”一词对该手机功能进行功能描述性使用，而非商标性使用。

2. 睿智高远公司的“大导演”商标在第九类缺乏显著性。

睿智高远公司的“大导演”商标缺乏在相关公众中的知名度且商标本身使用在视频编辑软件等商品上缺乏显著性，且华为公司的知名度高于睿智高远公司，并没有侵权的动机，使用行为是善意、不知情的行为，睿智高远公司向其主张损害赔偿无事实依据且睿智高远公司无实际损失。

该案件目前在进一步审理中，欲知后事如何，且看法院之后的判决。

何为商标性使用？这个概念对于普通读者而言相对陌生且疑惑，不是仅仅把商标注册下来就能使用了吗？

其实，注册商标的使用分为商标性使用和非商标性使用。商标性使用在法律上也没有明确的界定，但《商标法实施条例》第三条规定：商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。该规定通过举例的方式指出了哪些具体行为可认定为商标性使用的行为，并没有对商标性使用进行概括性的定义。而注册商标专用权的效力以商标性使用为限。

【杨河律师点评】

对于该案件是否会判赔1000万还需看睿智高远公司提供的证据是否足以支持该赔偿额。而本期主要分析华为的抗辩理由，其对“大导演”的使用是否构成商标描述性使用？

商标描述性使用指的是注册商标仅描述商品的用途、大小、提供者、性质、使用者类别等，即对商标的第一含义使用，是合理正当的使用，属于利用公共资源的范畴。本案中，华为的抗辩理由中认为，“导演”一词本身的含义为“影视作品的制作者”，“大导演”的使用仅仅用“导演”一词对该手机功能进行功能描述性使用，是对“导演”一词第一含义的使用，不构成对“大导演”商标的侵权。

笔者认为，在本案中，原告的“大导演”商标早于十几年前核准注册，并且一直持续不间断地使用，在其核准的范围内已具有一定的知名度，被告作为相同行业的竞争者，并且规模巨大，其各方面的制度包括知识产权管理制度理应非常完善，其对“大导演”的使用应尽合理审慎义务，因此，不能想当然地以其企业具有较高知名度为由，就肯定其对“大导演”商标的使用是善意的、不知情的。另外，笔者认为，被告对“大导演”进行过公开的使用并大范围宣传，一般消费者并不能对其与原告的注册商标作出区别，因此，该商标能够起到识别商品来源的作用，属于商标性使用行为。但具体判定还待朝阳区法院审理后才能见分晓。