补充实验数据在创造性判断中的影响

刘鹏

摘要：日前《专利审查指南》关于补充实验数据的审查原则进行了修改，而申请日后补充实验数据所证明的技术效果在创造性的判断中起重要的作用。据此，梳理了以往中国专利局和欧洲局的相关规定，从而提出了笔者的观点和建议。

关键词：审查指南；補充实验；技术效果

中图分类号：TB文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2017.28.091

1引言

为了更好贯彻《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》以及《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》的文件精神，加快知识产权强国建设，国家知识产权局对《专利审查指南》（下文简称为《指南》）进行了修改，新修改的《指南》自2017年4月1日起实施。在专利审查实践中，申请人通过补交实验数据证明技术效果有着普遍的需求，为了避免现行规定可能带来的误解并明确审查员应对补交的实验数据进行审查，此次修改对补交实验数据的审查原则在规则层面予以明确，使专利审查更加依法行政，更好的服务创新主体、促进我国经济创新健康发展。

关于申请日后补交实验数据，《指南》修改的位置是第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请的若干规定”第3.4节“关于实施例”，将此节中涉及补交的实验数据的内容增加至3.5节“关于补交的实验数据”的小节中，并将“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”修改为“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。

2案例介绍

由于此次修改是对旧《指南》的规定可能带来的误解予以正面澄清，我们首先梳理以往中国专利局的规定和做法。在2006版《指南》中，将原第二部分第十章中“后补交的实施例只能供审查员审查新颖性、创造性和实用性时参考”的内容删除，而修改为“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书公开的内容为准，申请日之后补充的实施例和实验数据不予考虑”，在2010版《指南》中关于“补充实验数据”的内容并未进行修改。在审查实践中，对于针对不具备创造性缺陷补交的实验数据，对比实验效果证据必须针对在原申请文件中明确记载且给出了相应实验数据的技术效果。如果原说明书中没有效果实验证明发明某个方面或某种程度的技术效果，即使说明书中对该技术效果给出了结论或断言性的描述，也不应当接受申请人在申请日后或答复申请意见时提供的实验数据或效果实施例以证明上述效果。我们也可以通过法院的实际判例进行比较分析。

案例一，申请号为96111063.5、发明名称为“用于治疗糖尿病的药物组合物”的发明专利申请，专利权人武田药品工业株式会社的该专利在专利无效程序中被宣告无效。在审理过程中，武田药品工业株式会社向专利复审委员会补充了实验数据，通过补充实验数据证明其专利申请取得了预料不到的技术效果，在无效程序中专利复审委员认为该补交实验数据中并没有明确记载实验结果是由哪家具体的机构或个人做出的，因而补充实验数据不予接受，武田药品工业株式会社进而提起行政诉讼，在法院一审、二审判决中均维持复审委员会做出的决定均不认可实验数据的真实性。最高院再审认为：在创造性判断中，当申请人或专利权人在申请日后补充的实验数据用来证明专利申请取得了预料不到的技术效果时，需要补交的实验数据证明的技术效果在原始申请文件中有着明确记载。此案也表明在我国法律实践中关于补充实验数据是予以考虑的，而接受实验数据的前提是实验数据具有真实性，并且补交实验数据所要证明的技术效果需要在原始申请文件中有相应的实验数据支持。

3欧洲专利局的法律规定

由于申请日后补充的实验数据可能与先申请原则相矛盾，先申请原则是以申请日作为申请先后的标准，这就需要严格控制补充实验数据的条件，我们也可以了解一下同样为先申请原则的欧洲专利局的一些规定。

在欧洲专利局2012年6月版的《专利审查指南》的G部分第Ⅶ章创造性中第11小节关于申请人的提出的证据有以下规定：审查员在评价创造性时考虑的相关证据可以由申请人在随后的审查程序中提交，而对任何时机提出的支持创造性的新效果的证据都应给予关注。而只有对于隐含地存在于原始提交的申请文件或至少与原始提交的申请文件中的最初技术问题相关新效果才会被考虑。可见，欧洲专利局的《专利审查指南》同样允许接受申请日后的实验数据，而关于实验数据也并非仅仅能证明原始申请文件记载的效果，对于申请文件中隐含或者与最初的问题相关的效果都是能够采用提交的实验数据进行证明，而从第六版的《欧洲专利局上诉委员会案例法》的实际案例中可以看出上诉委员会对于补充实验数据的标准更加严格。

欧洲专利局2010年7月第六版《欧洲专利局上诉委员会案例法》（下文简称《案例法》）收录了2009年底以及2010年2月前的若干判例。《案例法》第一部分D节创造性的章节中有关于声称的优点的规定：“根据申诉委员会的案例，仅仅是专利权人/申请人声称的优点，而没有提供充分的证据支持是与最接近现有技术的对比，在确定发明要解决的技术问题时不予考虑，因而不能用于判断创造性”。上述规定说明，在创造性判断时对比实验是非常重要的。

在《案例法》第一部分D节创造性的第9节关于“判定创造性时需要考虑的其他因素”中的9.9对比实验中规定：根据既定判例，对比实验所证实的意料不到的效果能够作为创造性的指示。如果对比实验是用于证实基于效果改进的创造性，那么与最接近的现有技术之间的对照的性质应当是：所声称的益处或效果明确源自发明与最接近的现有技术的区别技术特征，并且声称的但不能得到支持的有益效果在确定发明所要解决的技术问题时不能加以考虑。在《案例法》中进一步明确了补充实验数据的出发点是与最接近现有技术的区别特征，而证明的效果至少得到说明书支持。

而对于补充实验数据所针对的区别技术特征，上诉委员会认为在提交实验数据证明的效果应当明确的，是针对区别特征进行的，否则由于其他因素的干扰，实验数据并不能明确证明区别特征所产生的技术效果。上诉委员会进一步称任何提出的比较测试必须基于提供的实验信息具有可重复性，并且对于和市售的产品进行比较时也要求比较的产品是市场上可以买到的并明显是随机挑选的。《案例法》中要求补交实验数据应该是针对本申请与最接近现有技术的区别技术特征经过客观严格的可重复实验进行比较的。

上诉委员会认为在先申请原则下，发明应该解决的问题，而并非仅仅提出技术问题，因此也就要求在申请日通过本申请的申请文件确定能够解决技术问题。委员会认为：如果在要求保护的技术主题覆盖的全部范围内不能得到允诺的结果，那么不能够保留这样的效果。申请人通过实验数据得出的技术效果也需要整个权利要求能够实现为准。

委员会认为以下的效果也是不予接受的：依靠前面已经描述为不合乎要求并且不受申请人重视的效果，突然提出该效果作为可能体现另一观点的优点，并且该技术问题应属于创造性的考虑因素。技术问题的重新限定不应当同申请中关于发明一般声明矛盾，也就是说可以被认可的技术问题应该与本申请的目的不存在技术上矛盾的技术效果。

4分析讨论

此次《专利审查指南》的修改是对旧《指南》的规定可能带来的误解予以正面澄清，我国专利申请为先申请原则，申请文件原始记载所公开的内容是补交实验数据的基础，需要站位本领域客观理解申请文件公开内容判断技术效果是否能够从专利申请公开的内容得到。

对于创造性评判而言，如果原始申请文件中并未记载的技术效果，那么补交的实验数据所证明的技术效果是不予认可的。对于实验数据补充的技术效果在申请文件中有记载的，在实际操作中也需要去分析，如果技术效果在原始申请文件中有数据证明，应认可相关的技术效果，如果补充实验数据的技术效果在原始申请文件中有记载，但是无实验数据的支持，那么本领域的技术人员就应该从原始申请文件出发判断技术效果的可预见性，如果预见性较高，那么补充实验数据的可接受的可能性较高。接受补充实验数据证明的技术效果与申请的技术领域的可预见性、技术效果与申请文件的关联性密切相关。

对于补充实验自身也要求是真实的、客观的，实验的过程应当是可重复的、实验对象也应当是随机的。补充实验所证明的效果也应该是区别技术特征本身带来的，应当避免补充实验中掺杂其他变量给实验结果带来的影响。

参考文献

[1]国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2]国家知识产权局.审查操作规程[M].北京：知识产权出版社，2011.

[3]欧洲专利局上诉委员会.欧洲专利局上诉委员会判例法[M].北京：知识产权出版社，2016.endprint