我国实用新型制度困境与改进方向

成梦珊

改革开放30年来我国经济有了突飞猛进的发展，科学技术领域方面也有了长足的进步，对专利权保护的需求日益提高。特别是随着近年来国际化趋势的愈演愈烈，无论是从国家自身的发展需要还是国际化的外部需求，我国对知识产权特别是对专利权的保护都日趋重视和完善。实用新型作为专利的一种类别，由于其申请条件中对技术的要求相较于发明较低，同时具有申请简化、节约成本等特点而越来越受到社会公众的认可和接受，特别是对于个人发明人和小微企业而言，其已成为申请专利时的首选。对企业而言，如何能通过改进我国实用新型保护制度，做到既能维护企业作为专利权人的合法利益，又能通过专利的产能转化使其获得直接的经济效益；并能通过与公共利益间寻求到平衡以达到助推我国科学技术不断进步的最终目的，应是我国实用新型制度改革的方向和目标。从我国实用新型制度的现状入手，通过解析目前我国企业对实用新型的保护困境，以期能找到我国实用新型制度的改革方向。

一、企业角度保护实用新型的困境

1.实用新型自身权利状态不稳定。一方面，由于我國目前专利制度中对实用新型的创造性要求不高，实用新型只需通过形式审查就能获得授权，即只对其申请文件是否完整、是否符合要求以及是否存在明显的、实质性缺陷进行审查，而对申请实用新型的技术本身是否具备创造性等条件则不进行审查。因此，很多实质上并不具备新颖性或创造性的申请也被授予了专利权，由此导致我国实用新型量大质次的问题日益突出。另一方面，由于审查人员在初步审查过程中不可能对每一件实用新型专利从内容上确定该申请是否和以前的申请有重复，这就使得我国有大量重复授权的存在。基于上述两方面因素我国实用新型专利权的法律稳定性较差，对实用新型专利提出无效请求的比例以及被认定无效的实用新型专利的数量和比例相较于发明专利而言都比较高。

2.对实用新型侵权情况突出。一方面，由于实用新型技术本身的创造性程度不高，依据公布的图纸或公开资料往往可以较为容易的对相关技术内容或产品进行模仿复制。另一方面，在我国现行制度下专利侵权的成本极低，侵权人往往只需付出极小的代价即可无偿享受专利权人多年来的用心成果，甚至由此获得极为丰厚的回报。法律对其的处罚力度也较小，警戒效果较差，这就导致在现实中对实用新型的侵权情况大量存在。

3.企业自行维权难度高。首先，由于实用新型专利权本身的不稳定性，侵权人往往首先会采用通过申请专利权无效的形式来逃避自身的侵权责任，而根据调查数据显示，在实用新型专利权无效的申请中几乎有一半都将得到支持。这从侧面上大大降低了实用新型专利权在公众心中的神圣性，从基础上为企业维护自身合法权益增加了难度。其次鉴于在我国目前的司法实践中针对专利的侵权纠纷除向法院提起诉讼外往往要先经过专利复审委的审核。同时，在实用新型侵权诉讼中，由于目前我国的实用新型检索报告只能作为初步证据。因此，被控侵权人往往会在答辩期间选择提出专利权无效宣告。法院据此就会中止诉讼的审理，待知识产权局专利复审委员会做出是否无效的宣告后再继续审理。再其次在专利维权过程中，由于证据提交的难度问题以及对损害的评估等要求，企业往往要付出大量的成本，由此进一步加大了其维权的难度。最后即使通过漫长的诉讼过程最终认定为专利侵权而要求侵权方停止侵害或赔偿损失，也可能由于原告对损失的数额负有举证责任，而原告由于种种原因往往对此数额无法估计，法院依职权认定的数额对侵权方而言惩罚力度往往不够，甚至可能大大小于他由此获得的真实利益。在此情况下，通过司法途径对实用新型的维权效果势必大打折扣。

二、对我国实用新型制度的改进建议

1.转变申请审查模式。我国现行针对实用新型的申请审查模式为形式审查，只对实用新型的申请资料是否符合要求做出判断，不对创造性进行审查。这种审查模式已成为我国现有实用新型制度无法有效保护权利人利益的根本原因，转变申请审查模式显得尤为重要。

目前，以德国为代表的多数国家对实用新型的申请审查模式都采用注册登记制，即只要申请文件齐备，并且申请客体确属实用新型法保护的范围之内，不需要经过相关部门审查即可获得实用新型保护。一件实用新型申请通常在一个月内就可获得批准。美国的“临时申请”制度中也有一些优势可以借鉴。例如，将实用新型的申请改为“登记”制，即用“登记证书”替代“专利证书”。通过此种方式可以有效规避社会公众对于实用新型专利权不稳定的怀疑。同时，在审查方式方面还可以增加“强制专利权评价报告制度”，可以要求对所有的实用新型申请在授权前进行检索，以达到保证只将符合新颖性、创造性条件的申请授予实用新型专利权的目的，从而强化了实用新型专利权的法律稳定性。

通过借鉴上述制度模式，我国可以采用形式审查登记制加选择性的实质审查方式。即申请人在递交实用新型申请时，可以在实用新型申请书中做出形式审查或者实质审查的选择。针对选择形式审查的申请，专利局只做形式审查，即只对申请人所提交的相关文件是否符合《专利法》的格式要求进行审查，或者依照现行的初步审查要求进行审查。在确认相关文件符合形式要求后，即可向专利申请人颁发实用新型登记证书，但该登记证书不具有对抗第三人的效力。

2.加大权利保护力度。①增加侵权人的违法成本。造成我国目前存在大量侵害实用新型专利权现象的原因之一是侵权人的违法成本极低。即使在被认定为侵权的情况下侵权人通常也只需花费极小的成本，与巨额的利润相比显得微乎其微。为了加大对实用新型的保护力度，除了保证权利本身具有较高的稳定性及可靠度以外还必然需要大力加强对侵权人的惩治力度，可以通过惩罚性损害赔偿等方式大幅提高侵权人的违法成本。②缩短权利人维权周期。目前我国针对知识产权的维权周期大大长于普通的民事纠纷。权利人往往需要等待几年的时间才能得到最终的认定结果。专利是依靠在市场上产能转化来获得利益的，而实用新型又具有技术更新快、生命周期短的特点，其更新换代的速度往往较快，几年的时间极有可能导致原本具有优势地位的技术已沦落为被淘汰的命运。在此情况下，缩短权利人的维权周期，对于保护权利人的合法权益便显得极为重要。一方面，针对实用新型专利权维权可以采用司法救济与行政执法相结合的模式。在侵权判断较为直观、简单的情况下首先直接采用行政执法的手段，尽快阻止侵权人的行为，可以达到迅速、有效保护权利人利益的目的。另一方面，由于在实用新型侵权诉讼中被控侵权人往往会采用申请涉案实用新型无效的手段进行抗辩。此时，法院只能中止诉讼程序直到专利复审委做出判断。为了缩短审查时间以便尽快恢复诉讼程序，我国可以效仿日本的做法，即在法律中明确规定在与侵权相关的实用新型无效请求中建立加速审查程序。

3.优化专利转换模式。实用新型作为发明专利的一种有益补充，着重强调保护创新程度不高，生命周期较短的发明及改进技术。申请人就某项技术革新做出发明或者实用新型申请时，对于其价值或生命周期可能暂不能确认。同时也可能存在已提交申请后，因申请人重新评估了自己技术的三性及价值，而希望能重新申请另一种专利类别的情况。

目前，依据我国《专利法》第九条的规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”对于申请人而言此种转换模式无论是在申请时间上还是在具体要求上都显得较为苛刻，不利于充分、灵活地保护权利人的利益。

鉴于此，我国可以在参考日本已建立的相关专利转换制度的基础上建立符合我国现实需要的实用新型与发明之间的专利转换规则。允许申请人在选择一种专利类型提交申请后，就同样的技术转换申请为另一种专利类别。

同时，为了避免因过于扩大专利权人的权利以致损害公共利益，可以从以下几方面对转换做出限制。首先提出转换申请的时间必须早于对实用新型提出检索报告请求时；其次，转换后的发明专利申请，不能超出原有的实用新型申请所记载的范围；再其次，一件申请只能转换一次申请类型，不能反复要求转换。

三、优化企业内部专利管理制度

1.设置独立专利管理机构。企业，特别是以技术作为核心竞争力参与市场竞争的企业应该在其内部为专利管理设置獨立机构，专门负责企业各项专利，特别是应对众多的实用新型专利进行系统管理。该机构应保障企业能做到充分知晓自身拥有的专利权情况，并能对不同的专利权在系统分类的基础上进行不同程度的市场化运作；同时，对企业所属专利在市场上的运作情况及市场化情况进行跟进和评估；做到定期监控、及时发现侵犯企业专利权的情况并能及时采取有效应对措施，减少由此给企业带来的损失。

2.科学评估企业技术情况。企业应对其所有的技术在申请专利前进行科学、系统的评估。通过对其技术的先进性、创造性、新颖性、实用性等方面进行科学、系统的评估，特别是对其能否市场化以及市场价值大小进行客观评价和判断。以期达到通过对不同的技术申请不同的专利类型，在最大程度上发挥不同技术的优势，为企业带来效益。同时，通过选择不同的专利类型，也可以更有针对性的对不同的技术采取不同的保护方式以达到事半功倍的效果。

3.合理利用各种手段积极维护企业权益。尽管在我国目前的实用新型制度下，企业作为实用新型专利权人在维权过程中可能无论是从时间成本还是从金钱成本上都要付出较大的代价。但是，从长远考虑，为了有效维护企业的合法权益，更为重要的是达到市场净化和良性发展的目的，企业作为市场上的最为重要的主体应担负起市场主体责任，采取各种手段积极维护自身的合法权益，让侵权人知道侵犯他人权益终将付出代价。

（作者单位：中铁二院工程集团有限责任公司）