涉外定牌加工贸易中商标侵权判定的思考

段佳瑜

【关键词】涉外定牌加工;地域限制;商标侵权

【中图分类号】DF522 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688（2021）08-0159-03

1 定牌加工行为的内涵及性质

长期以来，出口被称为拉动中国经济增长的驱动力之一，广阔的土地资源、丰富的劳动力资源使得定牌加工贸易成为最典型也是最多的出口模式，在最高人民法院印发的《2019年中国法院十大知识产权案件》中，涉外定牌加工案件也被大幅面提及。涉外定牌加工，在我国也被称为贴牌生产，是指境内被委托方接受境外委托人的委托，在原材料加工或零部件装配中，将境外委托人要求的商标标识贴附于加工产品中，然后出口并在境外销售的行为。当涉案商标存在以下情况：一是委托人要求的商标标识是在国外经过注册或经许可使用的商标，但在国内有可能未经注册;二是委托人要求贴附的商标或类似商标在国内已经被注册备案。此时，涉外定牌加工贸易的商标侵权的判定才浮出水面，如何界定这种案件的商标侵权，判决理由也成为一大争议点。

对于受境外委托人委托生产并贴附委托方提供的商标的产品，其商标是否构成侵权，学界主要争议的问题是涉外定牌加工是否构成商标意义上的“商标的使用”？一种观点认为贴牌行为构成商标侵权，王太平教授[1]认为判断涉外定牌加工商标侵权可以从两个角度思考，一是从使用的功能判断，由于涉外定牌加工贸易涉及的产品销售市场都是在境外，不会流通到中国消费者的商品市场，也就不会在中国市场环境中起到识别商品来源的作用，因此他认为涉外定牌加工原則上不构成《商标法》第49条第2款和第59条第3款涉及的均为商标形成和维持意义上的商标使用。但是从政策角度思考，他认为认定商标侵权意义上的商标的使用可以根据政策而富有弹性，在严格保护商标权的环境下，涉外定牌加工应当认定为商标意义上商标的使用，从而构成商标侵权。相反，如果商标保护政策较为宽松，涉外定牌加工的法律性质不应该定为商标使用。还有观点认为，贴牌行为不构成商标侵权，唐艳教授[2]认为按照《商标法》第48条的规定构成商标使用，贴附商标在加工产品上必须带有识别产品来源的目的。随后唐教授提出涉外定牌加工中加工人境内贴附商标最终在境外出售的行为不带有识别产品来源的目的，一是合同的相对性，定牌加工的被委托方只是根据合同约定将成品交付境外委托方，并不负责对外销售，自然不具有区别商品来源的目的;二是定牌加工只是为了实现合同目的，获取加工报酬，不具有识别来源的目的，进而认为境内加工人不构成商标的使用，但是委托人即定作人是公众认为的生产方，也是商标使用的受益者且最终将产品流入市场，则可视为商标使用进而构成商标侵权行为。

涉外定牌加工能不能认定为商标侵权，如果依靠商标政策的严松程度判定是不可取得，经济发达地区势必对知识产权的保护更为周密，欠发达地区知识产权保护环境较宽容，那么涉外定牌加工商家将会大幅涌入经济欠发达地区以逃避商标侵权的事实，如此并不能达到保护涉外贸易中定牌加工商标的效果。本文结合最高人民法院发布的指导性案例及相关判决，总结涉外定牌加工商标侵权纠纷的争议焦点和解决方案。

2 涉外定牌加工商标侵权纠纷的争议焦点

2.1 判定涉外定牌加工侵权是否需要添加地域的限制

吴汉东教授[3]在其著作《知识产权基本问题研究》中提出了“商标权地域性”原则，指取得的商标专用权只能在取得权利的国家获得保护。“耐克中国胜诉案”的一审判决认为定作加工的商品全部用于境外销售，不会导致境内消费者产生混淆，也不能发挥区别商品来源的目的，因而不认为是商标侵权，但该案经过二审及再审，判决结果发生改变，判决理由的争议点归结来就是商标法规定的区别商品来源需不需要添加地域的限制。商标权地域性原则强调委托方在定牌加工产品上使用的商标在中国没有取得商标权，也没有取得商标权人许可，在中国使用该商标即构成商标侵权。类似案件还有西班牙CIDESPORT与浙江畜产进出口公司、浙江嘉兴市银兴制衣厂的定牌加工案。西班牙CIDESPORT公司拥有“耐克”商标在西班牙的专有权，但在中国没有，美国耐克国际有限公司认为只有自己在中国才享有“耐克”商标的专用权，最终法院以地域性的特征判决西班牙及两家浙江工厂构成商标侵权，西班牙公司在中国持司法权的范围内未经美国耐克公司商标使用的许可，不得以任何方式侵害美国耐克公司在中国享有的商标专用权。该案所依据的是地域性原则，委托方仅仅取得了其在特定地域的商标使用权，超出许可地域使用将会构成商标侵权。

2.2 涉外定牌加工是否构成商品混淆

2010年《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出涉外定牌加工只会在国外发挥识别商品来源的作用，不会造成国内消费者的混淆，因此不认为是商标侵权行为。2014年“PREPUL案”中，最高人民法院将加工人贴牌的行为定性为是在产品上贴标，从而否定了贴牌行为为商标使用行为，该案件同样也是根据《商标法》第48条的商标使用功能判断定牌加工行为是否属于商标使用行为，由此引发“产品”与“商品”和“标志”与“商标”区别的必要性。但是在2019年“HONDAKIT案”中，最高人民法院彻底推翻了之前的商标侵权判定标准，肯定了物理贴附与市场流通都属于商标使用行为[4]。该案判决主要依据的是定牌加工所生产的产品足不足以造成消费者混淆及贴牌行为属不属于商标使用行为，从判决我们可以看出，以上两个依据的答案为肯定时才会构成商标侵权，但是在之后的案件中最高人民法院彻底推翻了这一依据。本文认为如今电子商务业的发达不会将一个产品完全隔离于国外，消费者可以通过代购等多项渠道购买境外商品，境外商品大量流入国内市场，市场上与之相似或相同商标的产品会在一定程度上造成消费者混淆，但是一味以造成消费者混淆认定该商标侵权的做法过于肯定。取消消费者混淆这一判定标准，肯定贴牌与市场流通为认定定牌加工商标侵权的判定标准是现实也是理论发展的需要。

2.3 涉外定牌加工是否尽合理审查义务

2016年江苏省高院提出了“合理审查义务+实害结果”的判断标准，为“境外抢注中国商标在中国委托定牌加工”案件提供了新的思考方案。“东风案”的判决并不仅仅是停留于商标使用是否达到区别商品来源的目的这一层面，而是对国内被委托加工方在接受委托定牌加工时，对于商标的合理审查义务是否严谨进行论证，认为国内被委托加工方已经尽到合理注意义务的，不构成商标侵权[5]。随着经济全球化的快速发展，跨国公司之间的贸易往来日益频繁，2016年最高人民法院对“东风案”进行改判，法院认为在“上柴公司”在印尼境内争取商标权时，国内被委托加工方未造成实质影响且已经履行合理审查义务，故认为不构成商标侵权。通过此案我们可以看出，当前判定涉外定牌加工商标侵权主要由两大标准组成，一是合理审查义务，二是实害结果标准。

该案件从两个层面考虑到多方利益的平衡。

第一，如何判断企业是否尽了合理审查义务，因为受委托方通常是中小规模的普通加工厂，所以不要求受委托方达到授予商标权时的审查标准，只要求受委托方在加工贴牌产品时合理审查委托方提供的商品商标权授予信息或商标使用权许可证明，即可视为受委托方尽到商标合理审查义务。

第二，需要判断是否造成实害结果，一味地判定贴牌加工为商标侵权将会打击我国加工企业的发展，在受委托方已经尽到合理审查义务的前提下，如果自发现日之前并未产生实害结果的，如并未在国内销售或者并未生产完毕交付委托方的，可以借据民事侵权的赔偿规则，停止侵害，赔偿损失，并且视受委托方能否注意到侵权的能力程度适当减轻处罚，平衡多方利益关系。

3 解决涉外定牌加工商标侵权纠纷的建议

3.1 完善《商标法》关于贴牌加工商标侵权的规定

一是增加地域因素的考量。涉外定牌加工商标侵权纠纷的源头就在于商标权的地域性原则，允许商标权在不同的法域共存，我国行政机关与司法机关认为在认定涉外定牌案件中商标侵权应当附以地域限制，《商标法》的根本目的不是为了限制商标权人使用的范围，而是赋予主管机关授予商标权的权力，从而商标取得排他性。涉外定牌加工案件中，委托定作人仅在境外拥有该商标权，在中国境内没有商标权的，境外委托人不能以境外注册商标权作为认定商标侵权的抗辩事由。同样，在我国判定其是否侵权时，也不考虑其在境外享有的商标权。

二是完善混淆可能性认定的考量因素[6]。虽然《商标法》将混淆使用明确写入，但与前述地域限制不一样，混淆使用更多是立足于本国领土，涉外定牌加工的商品大部分的销售去路是境外，不会流入国内市场，即贴附在定牌加工产品上的商标不具有区分商品来源的意义，不具有混淆商标的作用，消费者也不会因此产生境内境外产品的混淆。作为本国的司法机关与行政机关，判定商标侵权时不可能以境外法律法规作为判断依据，也不能适用国内法律法规判断境外的商标侵权，所以只能以本国的法律法规判断在本国发生的商标纠纷，判断在国内是否达到足以使消费者混淆的标准。因此，应当从商标的近似性与显著性和消费者的注意程度等方面综合考察是否达到了商标混淆。

三是实质影响的判断。有观点认为，涉外定牌加工涉及的产品最终是销往境外的，不会在国内发挥区别产品来源及造成消费者混淆的后果，但是此种说法忽略了当前电子商务的发达，各国商品自由流通，购买便捷，因此不能仅凭一个商品销售的流转环节就判定商标侵权。

四是定牌加工行为性质的考量。试想如果一件商品经过定牌加工生产、出口、再进口，每一道流转环节都将做出不同的法律定性[7]。《商标法》规定了何为商标使用，定牌加工符合“标识贴附于商品外包装并用以区别其他同类产品”含义，是法律明确规定的商标使用行为。因此，未经商标权人同意，不得以任何方式侵犯他人商标权，是《商标法》明确规定的商标侵权的行为。

3.2 附加加工方的合理审查义务

民商事活动中应当遵循诚实信用原则，商标权的注册与使用也需要遵循该规则，于是要求对商标注册及使用是否对市场不利，是否破坏了公平竞争秩序进行合理审查，同时合理审查义务的高低与商标的著名程度有关，商标根据其著名性可分为著名商标、普通商标、一般商标，合理审查义务标准由高到低[8]。合理注意义务目前在司法实践中的适用主要包括商标侵权的构成要件、商标间接侵权的考量因素和侵权赔偿责任的依据。

合理注意义务的适用范围可以明确以下3种情形。

一是判定加工方是否帮助他人侵权时，应当考查加工方是否尽合理审查义务。

二是构成商标侵权时，加工方可以以“合理审查+实质损害”作为抗辩理由。

三是审查加工方与境外委托方都构成侵权时，加工方也可适用“合理审查+实质损害”的抗辩理由。

通过法律条文确定合理注意义务的审查内容与举证责任等，使合理审查义务的适用更加规范。具体而言，审查标准包括形式审查标准与实质审查标准，形式标准要求加工方接受委托时，首先应当审查境外委托方的主体资格，包括资质、营业执照等，其次审查境外委托方提供的商标权等授权法律文件，最后应当审查国内相关商标的注册情况和境外委托方提供的商标标识。实质审查标准则要求加工方核实国内商标的知名度和核定使用范围。这种通过合理注意义务规制不正当竞争行为同样符合《反不正当竞争法》的诚信原则，因此应当在《商标法》中明确合理审查的地位，同时将《反不正当竞争法》作为兜底保护的途径[9]。

参 考 文 献

[1]王太平.从“无印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性质[J].法学评论，2017，35（6）：176-187.

[2]唐艳.涉外定牌加工的法律性质及商标侵权判定的重新审视[J].西南政法大学学报，2020，22（2）：113-124.

[3]吴汉东.知识产权基本问题研究[M].北京：中国人民大学出版社，2009.

[4]刘宁，林云.涉外定牌加工中商标使用纠纷：裁判、检视与导正[J].北京邮电大学学报（社会科学版），2020，

22（6）：11-18.

[5]黄汇.商标使用地域性原理的理解立场及适用逻辑[J].中国法学，2019（5）：80-96.

[6]俞则刚.海關视角下涉外定牌加工案件的处理[J].电子知识产权，2018（3）：35-45.

[7]祝建军.判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考[J].知识产权，2014（1）：22-28.

[8]张伟君，张韬略.从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题[J].同济大学学报（社会科学版），2017，28（3）：110-124.

[9]张伟君，魏立舟，赵勇.涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定[J].知识产权，2014（2）：33-39.