商标描述性正当使用的判定研究

鲍佳 韦奕娜

摘 要： 从商标描述性正当使用理论基础出发，基于商标侵权的判定标准及构成要件，详细分析商标正当使用与商标侵权二者之间界限的划分，从确立“善意”在商标正当使用中的重要地位、坚持以混淆可能性为商标侵权构成中的核心要件、对商标内容的描述性进行梯度划分等角度提出建议，以平衡商标权人和使用权人的利益、调节个人利益和社会利益之间的关系。

关键词： 商标正当使用 商标侵权 描述性使用

商标正当使用这一概念来源于美国判例法上形成的Fairly Use Defense制度。目前实践中衍生出描述性正当使用与指示性正当使用两种类型，其中我国立法仅规定了商标描述性正当使用，但由于相关法律及司法解释的欠缺、审判人员自由裁量权较大、加之在司法实践中难以划清商标正当使用与侵权之间的界限，往往导致审判机关在商标侵权案件中对抗辩理由的认识及结果的处理存在偏差。本文将从商标描述性正当使用的理论基础出发，结合商标侵权的判定标准，划分商标正当使用与侵权之间的界限，为我国司法实践在恰当定位商标描述性正当使用方面提供参考。

一、商标描述性正当使用的理论基础

商标描述性正当使用是指使用者按照商标原本的意义对商标权人的商标权客体进行使用，以说明或描述自己的产品，不构成侵犯商标权的行为。所谓商标原本的意义，也称“第一含义”，指除某些纯粹由商标权人独创的商标外，相当大一部分商标的内容在被权利人注册为商标之前所具有的一定社会意义和现实意义。毫无疑问商标原本的含义是属于公共领域中公共利益的一部分，在注册后通过实际使用形成商誉，进而在指示商品或服务来源的范围内享有专有权。因此对于商标权的保护，实际上是指在商标标志被附加某种意义后对商标权人的商誉进行的保护，而并非对商标符号的保护，同时商标权人也无权占有本来属于公共领域的商标内容（如“85℃”本身带有的温度的含义以及“黄鹤楼”本身带有的地名含义），也不得以他人使用商标第一含义的行为侵犯自己的权利为由进行抗辩。

世界上许多国家和地区都对商标权的正当使用有明确的规定：《欧盟商标条例》中规定了符合工商业诚实惯例的自然人自身名称或地址、描述性词汇的使用、指明商品或服务的使用三种类型的正当使用;德国《商标和其他标志保护法》规定了名称和描述性标志的使用以及不与善良风俗相冲突的配件贸易的使用，且可以在商业活动中进行使用;美国联邦商标法《兰哈姆》法将正当使用分为经典的正当使用和指示性的合理使用;日本《商标法》第26条规定了不能实现商标权效力的商标，包括以自己的肖像和姓名、描述性的以产销地、生产加工方法等表示的商标以及同类或类似商品惯用的商标。

我国对商标正当使用的规定产生较晚，现行《商标法》第59条第一款与各国对经典、描述性的商标规定是一致的，即需要满足三个要件：第一，使用者使用该商标的内容是出于善意的;第二，使用商标内容不包括“作为自己商品的商标使用”这种用途;第三，为了说明和描述商品或服务所必须的。第二款则规定了“三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专有权人无权禁止他人正当使用”，即商品本身的形状在注册为商标后仍然可以使用，如某农户注册的以水蜜桃外形为内容的商标。尽管各个国家和地区对商标正当使用都有相似的规定，但是在前提和作为抗辩事由使用時通常需要满足一定的条件，在使用商标的内容的正当性方面也存在着判断的差异，因此不同的法官在案件审理过程中对于商标正当使用的判定通常会出现误差。

二、商标侵权的判定标准

商标侵权的判定实质上是与商标的正当使用相对立的概念，一旦构成侵权则不属于正当使用的范畴，同样地，行为人的行为构成了商标的正当使用便杜绝了商标侵权的可能性，因此在判断是否为商标正当使用时必须结合商标侵权的判定标准进行阐述与论证。从法律规定来看，我国《商标法》第五十七条规定了七种侵犯商标专用权的行为，核心为将被控对象与使用注册商标的商品进行比对，查看是否在同一或类似的商品上使用与注册商标相同或相近似的商标，以及使用后所实施的投入市场、销售以及帮助侵权等一系列行为。从法理的角度来看，要判定商标侵权必须回归到商标保护的目的上，其目的不仅在于使消费者能够分清各种不同的商品和服务的来源，更在于保护商标作为无形资产的价值对于权利人的重要意义以及对基于公平、自由竞争的市场秩序的维持。立足比较法视野，各国（地区）对侵犯商标权所采取的判定标准各不相同，通过对比，不难发现各国（地区）在立法上均将混淆可能性作为判定的重要标准。

我国实务中流行“商标侵权四要件”，即商标性使用行为、商品的相同或类似、商标的相同或近似、混淆可能性，其中混淆可能性为核心要件，其余三个要件在判断时技术要求较低。混淆可能性需要考虑到商标内容的使用行为是否会造成一般消费者的混淆，导致在一般情形中出现难以或无法正确判断、分辨商品或服务的来源的后果。然而在具体实际的侵权案例中，即使商标权人在对被诉人的行为进行了完整的混淆举证，若被诉人援引自己的行为属于非商标性使用且出于善意，则不符合商标侵权四要件中的商标性使用行为这一要件，因此法官可直接判定被诉人的行为不构成商标侵权。在该种情形下，即使被诉人的行为导致消费者发生混淆以及商标权人的权利受到严重损害，从表面上来看被诉人的行为属于非商标性使用，则归入商标正当使用，不构成侵权，此时增加了商标权人的举证责任和难度。这种单一、不够细致的判断标准往往使得侵权人逃脱法律的制裁，扩大对商标权的不当限制范围。因此我们必须要划清二者之间的界限。

三、商标正当使用与商标侵权的界限划分

由于构成正当使用的商标在注册前本身就具有公共领域中的某种含义，行为人尽管对其进行描述性使用，依然会造成消费者在一定程度上的混淆，因此商标的合理使用和混淆可能性在特殊情况下是重合且不可避免的。商标内容的描述性越强，消费者在辨认商标和非商标性使用时越偏向于后者，对于商标权外的行为人则更有利，在某些情况下会对商标权人造成实质性的侵害，在划分界限时不应仅按照表面的构成要件进行形式上的判断，更要结合商标内容的描述可能性大小和权利人受到的实质侵害进行判断。

在现行立法上，我们可以通过行为人是否出于善意对正当使用和侵权进行初步的划分，首先要求行为人在最初使用时为善意的，其次要求行为人在消费者出现混淆倾向时采取更改包装等方式以避免消费者的混淆，在描述性使用过程中，行为人必须没有制造混淆以获利的故意。在上述情形中，举证责任主要在行为人一方，对于行为人是否具有主观善意，我国法院通常采用商业惯例进行判断，即以商业惯例作为善意的重要参考标准，从而在二者之间划定合理的界限，较好地平衡商标权人和内容使用行为人的利益。

四、商标正当使用的恰当定位

（一）确立“善意”在商标正当使用中的重要地位

由于现阶段在商标正当使用的判断标准中，描述性使用和非商标性使用往往可以直接从表面进行判断，而“善意”则需要结合行为人的主观故意和客观行为进行判断，因此称得上是实质要件。在造成消费者混淆、侵害商标权人权益的后果时，行为人的主观善意和客观上采取的避免消费者混淆的行为发挥的作用是不可忽视的，换句话说，如果行为人的行为并没有导致混淆可能性的产生，行为人就无需就其“善意”进行举证，一旦产生混淆可能性，行为人在合理地描述性使用中，采取行为削减潜在混淆即构成善意使用。是否构成“善意”，对于商标权人和使用行为人来说，都是十分重要的，是二者利益之间的权衡点。

（二）坚持以混淆可能性为商标侵权构成中的核心要件

在各国（地区）对商标侵权的认定中，混淆可能性均为核心要件，是判断商标是否构成侵权的主要依据，《商标法》的立法和保护目的均是避免消费者的混淆。即使在商标正当使用中，行为人完全出于善意在非商标性使用中进行描述性使用，在严重造成众多消费者混淆、损害权利人利益的时候，法律和司法实践必须对这种行为进行规制，否则不仅对消费者和商标专有权人造成不利后果，也背离了《商标法》立法的初衷。因此商标正当使用和商标侵权不仅仅是对行为人行为性质的定性，更应该结合实际中消费者对行为的认知情况进行判断。

（三）对商标内容的描述性进行梯度划分

商标正当使用和商标侵权之间的界限划分，核心在于商标内容的描述性，为此，笔者认为商标注册机关以及审判机关可以采用划分梯度的方式对商标内容进行一个判断和界定。从注册机关的职能上来看，注册机关决定了标识是否能被注册为商标，因此在申请人提交商标注册申请后，注册机关可以考虑该标识在实际生活中的描述性大小，与内容描述可能性梯度进行比对，在该标识达到一定的梯度时，为防止注册后商标权不能得到完整实现以及保护公共利益的需要，注册机关应直接驳回申请，不予注册。在审判时，审判人员可以将涉案商标与描述性梯度进行比对，在描述性小于50%的情况下，审判人員可以忽视混淆可能性，将行为人的行为认定为正当使用，商标的内容不会因其具有商标权而成为权利人的私有财产，反而商标权人应当对其利用公共领域信息的行为付出一定的成本;在描述性大于50%的情况下，审判人员必须考虑混淆可能性，并具体计算出商标权人因行为人使用内容所受到的损害，结合商标权人的商标价值，由行为人对商标权人进行一定的损害赔偿，同时应当向商标注册机关出具意见书，在商标权人同意的情况下，由国家支付合理的金额对其进行补偿，从而达到消灭商标权、使商标内容重新回归社会公共领域的目的，此为商标权人对其权利的让渡。

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〔本文系广西师范大学2019年大学生创新创业训练计划自治区级立项课题“商标注而不用现象的法律规制研究”（项目编号：201910602127）阶段性成果〕

（鲍佳、韦奕娜，广西师范大学法学院）