企业NPE危机的成因解析及合规应对

陈礼永 崔西营

（1.泰山学院 马克思主义学院，山东 泰安 271021；2.中共泰安市岱岳区委党校，山东 泰安 271000）

一、NPE及企业NPE危机概述

NPE（Non Practicing Entity）即非专利实施主体，其内涵和外延在变化的知识产权大环境中一直在不断演化。迄今为止，NPE仍然不是一个严格界定的法律主体。学界对NPE的认识在早期常常与PT（Patent Troll）、PAE（Patent Assertion Entities）相混同，实际上他们在运营目的、行为模式上存在较大差别。综合考量NPE的行为模式和运营目的，本文将NPE定义为：一类综合拥有专利（智力成果）所有权的市场运营主体，常以诉讼或诉讼威胁为运营手段以获取经济利益，自身不从事专利（智力成果）的商业化或产品化。

企业NPE危机来自NPE运营模式：1.通过各种途径批量获取、储备、培育认为有诉讼价值的专利（智力成果）；2.以行业为界划分、评估所持有的专利（智力成果）价值，同时锁定相关企业；3.对目标企业发起专利（智力成果）侵权诉讼威胁或直接提起侵权诉讼以获利。以美国为例，NPE对中小企业施以诉讼威胁以获取高额赔偿或和解费，致使众多小企业被迫停业。近年来，美国创新企业为应对NPE不得不付出巨大代价。仅2011年，美国NPE就给创新企业造成了超过290亿美元的直接损失。2015年，NPE在美国提起的专利侵权诉讼上升到3604件，同比增加了25%，占全部专利诉讼案件的69%。[1]

NPE在西方国家（以美国为例）经历了兴起——非理性发展——回归理性的发展过程。①根据2018年1月知识产权交易公司RPX发布的美国（NPE）专利诉讼统计报告，从2011年开始，NPE专利诉讼量持续下降，和解金额持续降低。2011年达到发展的顶峰，此后随着专利诉讼制度包括实体和程序两方面的调整，特别是2013年《创新法案》生效以后，美国NPE市场逐渐式微，而中国市场则表现了巨大的增长预期，中国已成为NPE的目标市场，并且已有NPE试水。②2016年10月，加拿大NPE机构Wi-LAN旗下子公司——无线未来科技以专利侵权为由将索尼移动诉至南京市中级人民法院，这是国内首起由外国NPE发起的标准必要专利诉讼。可以预计，未来进入中国的NPE将是包装后的、中国化的NPE，但只要其运营模式不变，对企业的威胁就始终存在。

二、NPE危机成因解析

（一）NPE的缘起

NPE的出现是专利价值全面实现的需要。17世纪的英国，新技术的出现带来了生产力的巨大提高，使之成为击败对手的有效竞争手段。资本家出于竞争和垄断的双重需要，促使立法机关通过立法的形式确认发明的私有性，由此诞生了构建现代专利制度的第一部法律——《垄断法》。继英国之后，大部分资本主义国家相继通过立法的形式构建了自己的专利制度。随着全球化浪潮的不断扩展，到目前为止，已有170多个国家和地区建立了专利制度或者所谓的知识产权制度。

专利制度建立的初衷是在指定时间内通过技术（智力成果）的排他使用来促进技术的创新，排他性使用对创新者来说既是一种成本的弥补，也是一种激励。专利制度建立的早期，创新者因排他性使用而获利意义不大，更大的获利可能来自有意实施该专利技术的个人和实体，创新者以类似于收取“许可费”的形式获利。因此，作为对专利成本的补偿和适度激励，指定垄断（排他使用）权应以相应的潜在交易市场的存在为逻辑前提。[2]以NPE诞生地美国为例，新发明、新技术在专利制度的激励和保护下大量涌现，为推动专利价值的全面实现，专门从事专利转让、交易的主体开始出现。1990年美国出现了世界上第一家专利运营公司——德州仪器（Texas Instruments），由此，专利交易市场开始逐渐形成。但需注意的是，早期的NPE在投机性上区别于今天的NPE。投机性是今天NPE的根本特性，以专利为工具，通过投机获利是其根本目的。

（二）NPE兴起的内在动因——专利内在价值的异化

NPE的兴起离不开专利设立之初即被赋予的财产属性。专利作为一种财产形态，自诞生之日起就具有两重属性，外在表现为使用价值和交换价值。但专利区别于实体物，其使用价值的实现必须经由实施主体在付出实际劳动后才能将专利技术（智力成果）“变现”，且“变现”并不意味着必然的成本回收和利润取得，变现过程中的投资风险、技术风险、市场风险等使得专利使用价值的实现充满了不确定性。而在交换价值实现机制中，经由作价投资、标准联盟、授权转让、买卖让与、侵权诉讼等均不失为一种实现方式。[3]由于专利（智力成果）已现实存在且不必客观实施，交换价值的实现实为虚拟价值的变现，方便、快捷、风险小是其根本特征。现实中，在制度、政策、市场混同作用下，当专利（智力成果）的使用价值和交换价值的实现代价与获益超过利益平衡点时，以单纯追求专利（智力成果）交换价值的市场主体的出现成为必然。

（三）NPE兴起的现实原因

1.现实前提：专利（智力成果）权利边界模糊

专利权利边界模糊导致了专利（智力成果）侵权的不可避免性。产权具有天然的排他性，随着一定范围内产权的不断设立，人们的行为空间逐渐变小但应界线清晰。但专利权的设立区别于传统产权。现有专利制度规制下，专利权由行政机关依据一定的标准赋予申请者，专利权的获得借助于政府管制能力。与传统产权获得方式（例如占有）相比，这种产权获得方式使得专利产权的边界具有模糊性。技术或产品的创新者在创新之前即使穷尽现有手段（比如专利检索），仍然难以自我确认新技术、新产品（即使已取得专利权）是否碰触已有产权边界形成侵权。现实中，比如一部手机的零部件供应商遍布全球，涉及的专利有上万件，专利与专利之间的边界重合的可能性极大，完全防范侵权风险几乎不可能。另外，专利侵权诉讼中，侵权与否由人为判定以及专利诉讼制度带来的不确定性都为NPE操作获利提供了空间和可能。

2.制度便利：专利诉讼制度缺陷

NPE的诞生、兴盛、成熟都发生在美国，至今在营的NPE都是非常成熟的市场主体。他们的快速兴起和理性回归与美国的专利（知识产权）制度以及诉讼制度的变迁密不可分。

NPE运营方式一是通过实施许可收取许可费；二是通过诉讼威胁或诉讼获利，而让目标企业缴纳许可费又是以诉讼威胁或诉讼为潜在手段的。所以对NPE来说，诉讼方式的方便与否、费用承担、获利大小等因素成为是否能抑制其投机性的主要考量点。

首先，上个世纪中叶，新技术的出现和人们权利意识的提高使得包含新技术因素的专利申请大量涌现，但专利审查员的数量及素质跟不上技术的发展，再加上1980年开始实施的《拜杜法案》又扩展了可授予专利权的客体范围，①1980年颁布的拜杜法案和后来的相关立法都明确规定大学和政府实验室对政府资助的研究成果有申请专利的权利，而早期的规范是将这种创新成果进入公有领域。导致出现了大量的“缺陷专利”。这些“缺陷专利”在经济低迷、市场动荡期被NPE有意大量收购、集中，成为NPE日后投机的资本。

其次，美国早期（特别是《创新法案》生效之前）的专利诉讼制度非常有利于NPE的生存和野蛮发展。一是立案成本，《创新法案》生效之前，专利诉讼的原告所承担的举证责任低、信息披露义务少，简略的案件描述就足以立案，意味着NPE诉前成本低，可轻易提起一桩专利侵权诉讼，而涉诉企业只能被动应付。二是时间成本，由于NPE自身不实施专利，无后顾之忧，诉讼期的长短对其影响不大。但对其选定的目标企业来说，动辄一两年的诉讼周期对企业运营影响巨大。三是经济成本，在《创新法案》生效之前，诉讼费用由原被告各自承担，NPE不必担心因败诉而承担对方的高额诉讼费用，涉诉企业即使胜诉也得不偿失。四是高额回报，既有案例表明，一旦NPE投机成功，赔偿额或和解费用将是非常可观的。FTC（Federal Trade Commission）曾指出，某些损害赔偿的计算方式没有以经济分析为依据，导致NPE获得了过高的补偿。[4]

总之，《创新法案》生效之前，获利过程呈现出的成本小、风险小、回报大等特点激发了NPE的投机本能，虽然获利方式备受争议，但发展势头依然一直不减，直至《创新法案》的实施才予以遏制。

三、NPE引发企业危机的行为表现

（一）NPE诉讼准备期行为

NPE诉讼准备工作主要表现为两条线：一条线是对涉诉专利的准备；另一条线是目标企业的选择与确定。早期诉讼准备工作并不指向明确的目标企业，但有大体的行业方向区分，比如IT行业、医药行业、化工行业等。在行业内选定目标企业群后，再综合考量自身涉诉专利准备情况和企业应对能力选定目标企业。两条线有机结合，并行不悖。

具体来说分以下步骤：

第一步，专利集中。研发（独立、委托、合作）、收购、承继、信托等都是常见的NPE获取专利的方式。对获取的专利进行有意识的区分、重组、包装以形成专利组合。构建合理的专利组合一方面可以消除相邻专利权之间的模糊边界，另一方面，其形成的规模效应也会有助于技术的最大化，从而产生整体优于部分之和的效果。

第二步，选定目标企业。目标企业的选定是从大范围到小范围逐步缩小的一个过程，该过程也是对行业内多个潜在目标企业尽职调查的过程。调查的内容涉及企业的方方面面，包括企业性质是国企还是民营，是外资、中资还是合资；行业背景是行业内主导企业还是边缘企业，上游企业还是中下游企业；企业运营情况是否正常、规范；专利（知识产权）管理情况；财务能力强弱；以往诉讼应对方式是和解还是应诉等等。

第三步，针对目标企业的专利筛选和培育。NPE对定型、授权专利不感兴趣，因为这些专利几乎没有什么威胁性。NPE目标主要是被驳回的专利申请，对其进行层层筛选，选定与目标企业群相关的、从申请程序及权利要求实体上可进一步完善的“半成品”专利进行“培育”，即利用继续申请制度将已知的所有缺陷进行修补，①继续申请制度是指如果申请人在原始申请处于未决状态时，又提交了一份新申请，那么这份新的请求书将会被认为构成原始申请后的一份继续申请，该继续申请与原始申请在法律意义上属于同一份申请。使最终授权专利的权利要求虽然没有很多，但是很稳定，在未来诉讼中被无效的可能性很小。这种近乎完美并具有针对性的专利将是未来针对目标企业进行诉讼的杀手锏。据悉，2015年美国专利诉讼中，有近2%的诉讼专利使用了Logic Patents培育的专利武器，被诉的对象则包括华为、HTC、索尼等知名手机厂商。[5]

第四步，证据收集。通常NPE会穷尽证据来获取有利证据，其中书证、物证、视听资料、电子数据、鉴定结论最为常见。对证据内容的收集是全方位、多渠道的，收集方式像调查市售产品分布、份额，购买产品进行逆向工程研究，对有关目标企业的新闻报道检索、分析、固定，检索相类似专利，对重要证据常选择公证方式固定。

（二）NPE诉讼威胁或诉讼

在前期充分准备的基础上，NPE综合评估所持有专利权的强度及目标企业的现实状态，最终锁定首轮诉讼目标。NPE会根据目标企业的具体情况（像财务状况、以往涉诉应对方式等）来判断是否以提起诉讼相威胁即能达到获利目的，如不能则会选择直接提起诉讼。如通过研判，认为自身所持有的专利强度足够大，诉讼成功率高，NPE会挑选市值较大的目标企业通过启动诉讼程序以获得巨额赔偿或和解费用。如认为自身专利强度较弱，NPE会选择中小企业为诉讼目标。如能在首轮成功击败大企业，NPE会挟此有利诉讼结果发起针对相关中小企业的第二轮诉讼。

四、企业对NPE危机的合规应对

（一）诉前的主动应对

1.以FTO（Freedom to Operate）检索为手段消除侵权风险

对企业来说，在技术立项、研发及商业化应用前都应进行FTO检索，以达到发现专利壁垒、识别侵权风险的目的。为保证FTO检索的全面性，一要检索工具多样，不同的检索工具在数据库、检索功能等方面优缺点不一，多个检索工具重复检索可最大可能查缺补漏。二要检索人员不同，由于不可避免的主观性及不同的知识背景，不同检索员对技术的理解和检索策略均存在差别，多人背靠背就同一检索案进行检索可尽量降低人为影响。对通过检索确定存在侵权风险的，企业可通过后续的规避设计、专利许可或提起专利无效来规避或消除；对尚未发现侵权风险的要尽早启动申请专利程序，确定申请范围及申请策略以形成合理专利屏障以覆盖和保护自身的技术和产品，尽量不给NPE造成可乘之机。

2.对本行业NPE实行备案预警

与企业所在行业相关的NPE数量屈指可数。企业的知识产权管理部门可对这些NPE实行备案制预警管理。对其发展背景、股东组成、专利侧重点、历史涉诉行为进行梳理，对其近三年内通过不同途径释放的专利（知识产权）信息进行研判，特别注意对其近三年内获取专利（知识产权）的途径、方向、内容做详细分析。同时，同行业企业之间组建预警平台，及时披露、共享本行业NPE的相关信息，抱团取暖避免单兵作战，将有效提高单个企业抵御NPE诉讼的能力。

对海外企业或涉外企业来说，专利（知识产权）工作更应走在实体经营前面。首先，在深入了解目标国家、地区的专利（知识产权）制度、政策、规则基础上进行专利布局，建立好首道防御屏障。其次，对所在地知识产权制度、政策、规则的修订做出实时反映，以在市场竞争中争取主动权。最后，关注所在地NPE诉讼以及其他的专利（知识产权）诉讼案例，研判NPE的诉讼策略、手段以未雨绸缪。

3.合规化管理、规范企业经营行为

一是合同管理。凡是经济往来皆应有案可查，进行书面制、合同化管理。涉及产品、技术内输的行为，合同中的知识产权条款应单列并明确对方的知识产权担保义务。这样一方面可在未来NPE诉讼中失利后转嫁部分赔偿责任，另一方面可在发生NPE危机时促使技术、产品输入方作为第一道屏障来应对NPE。

二是信息披露。企业信息披露（有意或无意）的方式很多，其中正式渠道包括企业官网、企业开发的APP、在国家知识产权局或其他行政及事业单位备案可查的信息、发布会、推介会等，信息附着物表现形式为实体物或虚拟物。不合规范、未经审核的信息披露可能成为NPE的诉讼弹药。因此，企业对信息披露应秉持必要最小化原则，避免披露产品、技术的详细信息。

4.加强专利储备，构建技术优势

原被告在专利诉讼或NPE诉讼中比拼的是专利的有无、多少以及质量。必要的专利储备是应对诉讼的弹药库，这是当下绝大多数国内企业的短板。表现为四“少”：一是原创性专利少，多是一些外观设计等的非实质专利；二是主动对外申请专利少；三是对外的相互授权少；四是核心专利少。补齐企业的短板主要从两个方面入手：一是对内挖掘，企业要注重研发、突破核心技术并通过申请专利使之能被确立和保护；二是外部输入，外部输入专利的方式很多，主要表现为专利购买和企业并购，这两种方式都能迅速提高企业自身的专利储备。在外部输入之前要做好专利风险的评估，包括对专利权的归属（是否职工所有）、专利权的稳定性（是否易被无效）、是否为标准必要专利（权利要求能否覆盖标准规范）等都要做详尽、专业的评估后才能决定是否输入，否则很可能会得不偿失。

（二）诉中的积极应对

NPE诉讼一旦启动，涉诉企业都应积极应对，不应诉或消极应诉将损失巨大。

应对手段首先应考虑程序应对：一是尽早对涉诉专利提出专利复审和无效。NPE诉讼中的专利被无效的可能性较高，无效成功就会使NPE失去诉讼基础。即使不被无效也很可能使涉诉专利的权利要求范围缩小，迫使NPE减少赔偿数额或降低和解条件。同时，提起复审或无效及引发的后续可能行政诉讼程序还能增加NPE成本压力。但是选择复审和无效之前要评估涉诉专利的有效性和稳定性，防止弄巧成拙。二是合理利用中止程序，主要指涉及实用新型和外观设计专利，目的是延缓诉讼进程，以拖待变，增大NPE的诉讼成本。①由于发明和实用新型、外观设计的授权模式不同，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八、九、十、十一条及民事诉讼法第一百三十六条第（五）项为仅涉及实用新型或外观设计的中止诉讼规定。三是规避有利于NPE的法院。NPE会精心选择实体上倾向专利权人、程序上结案速度快的管辖法院，目的是尽快获得侵权赔偿。涉诉企业应在有选择管辖可能、并且程序允许的情况下，在研判以往该法院专利诉讼或NPE诉讼裁判倾向的基础上，决定是否提起管辖权异议。四是主动提起确认不侵权之诉。企业收到NPE发出的侵权警告后应综合研判涉诉专利，如判断为NPE的讹诈行为或对自身专利有充足信心，可遵循最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十八条规定，主动提起请求确认不侵犯专利之诉，化被动为主动，阻却NPE的进一步纠缠。

应对手段其次是实体上的抗辩。实体上的抗辩理由多样：一是以权利要求书为基础的不侵权抗辩。目前的司法政策是严格以权利要求书记载为准，严格使用等同标准。所以要从专业角度详尽比对被控侵权技术特征与专利技术方案的异同。二是已有技术抗辩。NPE诉讼的涉诉专利与现有技术或现有设计相同或极其相近，被诉企业可以直接在诉讼中主张已有技术抗辩，避免另提无效产生额外成本。三是合法来源抗辩。通过提供法律文件（不限于合同）证明使用专利技术有合法授权，或能够提供相应证据证明被控产品系外部合法输入。

目前，NPE在中国还未大量出现，试水也未成功。但中国巨大的市场以及对专利（知识产权）的重视导致的“专利丛林”滋长、损害赔偿额提高、闲置专利累积增加、促进专利运营政策导向都会使NPE长期觊觎中国市场，可以肯定的是NPE将以包装后的形式出现，并成为国内专利（知识产权）行业发展的一部分。所以企业未雨绸缪十分必要。